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Italiano È detto marchio debole quel marchio dotato di scarsa capacità distintiva, mentre è detto marchio forte il marchio spiccatamente distintivo, perché costituito da parole (o altri segni) di fantasia oppure da parole che, pur essendo di uso comune, sono prive di attinenza concettuale col prodotto e/o servizio contraddistinti dal marchio.
In questo articolo parliamo di:
Per conoscere più nel dettaglio le tante tipologie di marchio vi invitiamo alla lettura di Tipi di marchio: definizioni e caratteristiche.
Andiamo ad analizzare alcuni casi che hanno trattato il marchio debole.
Marchio debole e contraffazione: Il caso Lovable Mimesis – sentenza 10078
Nella sentenza numero 10078 del 17 maggio 2016 la Prima Sezione della Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza italiana e cioè che anche lievi modifiche sono sufficienti ad escludere la contraffazione di un marchio anteriore “debole”.
Nel caso che ha dato origine alle pronuncia in esame la titolare del marchio “Lovable Mimesis” (marchio di biancheria intima) chiamava in giudizio per contraffazione la titolare del marchio “Mimetic Papillon”, anch’esso usato per articoli di biancheria intima.
L’azione di contraffazione è stata respinta dalla Corte di Appello di Milano, che ha considerato descrittivo il termine “mimesis”, in quanto avente:
“valenza meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto, costituito da capi aderenti alla pelle ed invisibili sotto gli abiti”.
Per tale ragione la Corte di Appello ha considerato il marchio:
“debole in riferimento alla parola mimesis in esso inserita, con la conseguenza che ne è impedita solo la riproduzione, laddove sono sufficienti varianti del termine per escludere la violazione”.
La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello abbia agito correttamente in quanto ha ritenuto che “Lovable Mimesis” e “Papillon Mimetic” sono marchi complessi,
“nei quali il carattere distintivo è costituito dai segni Lovable e Papillon, aventi natura di marchio forte, in quanto di pura fantasia e privi di collegamento con il prodotto (biancheria intima), laddove, invece, i termini mimesis e mimetic rivestono carattere puramente descrittivo e, come tali, sono dei segni distintivi deboli, suscettibili di utilizzazione da parte di altri soggetti, purché ad essi vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti”.
L’intensità della tutela riconosciuta ad un marchio varia in rapporto al suo grado di originalità e il marchio debole si caratterizza per l’uso di parole, immagini o altro segni che siano coerenti con il prodotto (o servizio) di riferimento del marchio.
Marchio debole e confondibilità: Sentenza n. 28818
La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28818 del 30 novembre 2017, torna a pronunciarsi su Marchio debole e marchio forte.
La Cassazione ha avuto modo di specificare che – nella comparazione tra due marchi deboli – anche la presenza di un’espressione puramente descrittiva come componente costitutiva di uno dei due marchi può assumere un rilievo determinante nel distinguere il marchio posteriore dal marchio anteriore.
Nel caso di specie, il marchio posteriore era costituito dalla combinazione di due termini, che, pur essendo entrambi descrittivi, davano luogo ad una combinazione che è stata considerata nel suo insieme sufficientemente diversa dal marchio anteriore, debole, rispetto al quale è stato escluso il pericolo di confusione.
Ecco come si è pronunciata la corte di Cassazione:
“Mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte”.
(Cass., Sez.I, 24/06/2016 n.13170; 25/01/2016 n. 1267; 26/06/2007 n.14787).
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