Licenza di marchio: quali tipologie esistono

In materia di licenza di marchio, l’articolo 23, comma 2 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:

“Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.

Con il contratto di licenza di marchio il proprietario mantiene la titolarità del suo marchio ma cede a terzi il diritto di utilizzarlo.

Licenza di un marchio: esclusiva, non esclusiva e territoriale

Esistono varie tipologie di licenza, vediamole nel dettaglio:
La licenza di marchio esclusiva può essere:

1. totale, qualora riguardi tutti i prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio oggetto del contratto;
2. parziale, qualora riguardi solo alcuni prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio.

La licenza di marchio non esclusiva (anche questa può essere totale o parziale), in cui il titolare del marchio può:

1. concedere ad uno (o più) licenziatari il diritto di usare il marchio riservandosi, però, la facoltà di continuare egli stesso a farne uso;
2. cedere il diritto di utilizzare il marchio a licenziatari diversi tramite la sottoscrizione di più accordi di licenza.

Con la Licenza di marchio territoriale si possono limitare i luoghi nei quali concedere la licenza: ad esempio, si può concedere la licenza di un marchio italiano limitatamente alla regione Lazio oppure alla sola provincia di Roma.

Licenza di marchio nella disciplina del marchio dell’UE

Identici principi circa la possibilità che la licenza di marchio sia esclusiva o non, totale o parziale e territorialmente limitata si rinvengono nella disciplina del marchio dell’Unione Europea.

L’articolo 25, comma 1) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea dispone che:

“Il marchio dell’Unione Europea può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o sei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.”

Licenza di marchio e tutela del consumatore

Alla luce di quanto sopra, nulla vieta che uno stesso marchio sia usato per contraddistinguere prodotti provenienti da aziende diverse (cioè le società licenziatarie di uno stesso marchio).
La legge interviene per evitare che da tale fenomeno possa derivare un inganno per il pubblico ed impone, quindi, il mantenimento di uno stesso standard tra prodotti, non importa se provenienti da imprese diverse.

È lo stesso licenziante che può intervenire contro i licenziatari che violino tale obbligo: a questo proposito l’articolo 23, comma 3 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:

“Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni di contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati dal licenziatario”.

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