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Italiano Si parla di marchio ingannevole o marchio decettivo quando il marchio tende ad ingannare il pubblico su provenienza geografica, qualità o natura dei prodotti. Vediamo come la giurisprudenza si comporta in questi casi.
In questo articolo parliamo di:
Il marchio ingannevole o decettivo nella legge italiana
L’articolo 14, 1, lett.b) del Codice Italiano di Proprietà Industriale dispone che:
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
Qualora la domanda di marchio ingannevole o decettivo riesca a superare l’esame di ammissibilità da parte dell’UIBM e divenga marchio registrato, potrà comunque essere dichiarato marchio nullo dall’Autorità Giudiziaria su domanda di chiunque ne abbia interesse.
Il marchio ingannevole o decettivo nella legge europea
In ambito comunitario l’articolo 7, comma 1, lett.g) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (2017/1001) dispone che:
“Sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio”.
Si tratta di impedimento assoluto alla registrazione, che deve essere valutato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale nel corso dell’esame della domanda di marchio. Nel caso il marchio sia concesso, può esserne dichiarata la nullità su domanda di chiunque vi abbia interesse. L’ingannevolezza sussiste anche se il marchio dell’Unione Europea sia ingannevole in una sola lingua oppure in una sola parte della Unione Europea.
Esempi di marchi ingannevoli
Le ipotesi più frequenti di decettività del marchio sono legate all’indicazione non veritiera della sua provenienza geografica, nel caso, però, in cui tale provenienza abbia rilievo agli occhi dei consumatori; si pensi, a puro titolo di esempio, all’indicazione geografica di una località francese come marchio di un profumo o a quello di una città svizzera come marchio di un orologio.
Nel caso, invece, la provenienza geografica non abbia alcun rilievo per il consumatore, ne è ammesso l’uso come marchio (o come componente del marchio) in quanto ritenuto elemento di fantasia (si pensi alle penne Mont Blanc o alle sigarette Capri).
Le altre ipotesi di decettività del marchio riguardano la natura o la qualità dei prodotti o servizi.
Il caso Cotonelle
Tra le sentenze italiane più note al riguardo vi sono quelle emesse sul caso “Cotonelle”. Il marchio “Cotonelle” era stato registrato per contraddistinguere esclusivamente prodotti cartacei (privi di qualsiasi fibra di cotone) ed era stato ritenuto nullo (Corte di Cassazione, sentenza n. 3276 del 9 aprile 1996) in quanto evocativo della presenza del cotone e, quindi, ingannevole per i consumatori.
Quando ingannevolezza o decettività sopraggiungono in un secondo momento
Esiste, poi, un’ipotesi di decettività sopravvenuta, disciplinata dall’articolo 14, comma 2, lett.a) del Codice Italiano di Proprietà Industriale, secondo cui:
“Il marchio di impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.
In questo caso il marchio è all’origine valido e l’ingannevolezza sopraggiunge in un momento successivo alla registrazione (ad esempio due o più titolari di un marchio (contitolarità del marchio) decidano di vendere prodotti qualitativamente diversi).
In ambito comunitario, l’articolo 58, comma 1, lett.c) del Regolamento 2017/1001 dispone che:
“Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un un’azione per contraffazione se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi”.
Se desiderate maggiori informazioni sul marchio ingannevole o decettivo, contattate lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani.
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