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Italiano Il titolare di un marchio incontra qualche limite all’esercizio del suo diritto?
La risposta è sì, se consideriamo quanto disposto al riguardo dalla normativa italiana.
Questi limiti sono (articolo 21, 1) del Codice Italiano della Proprietà Industriale):
- Il titolare di un marchio registrato non può impedire a nessuno di utilizzare il proprio nome e indirizzo. Ciò significa, ad esempio, che se il mio nome e cognome è identico o simile ad un marchio già registrato io potrò, nell’attività economica, farne uso ma sempre e solo a condizione che tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, cioè sia idoneo a prevenire qualsiasi rischio di confusione e di associazione col marchio anteriore. Questo significa, più in particolare, che avrò l’onere di operare una differenziazione rispetto al marchio già registrato e che, di fatto, potrò usare il mio nome e cognome solo in funzione meramente descrittiva.
- Il titolare di un marchio registrato non può impedire a nessuno l’uso di indicazioni relative alla specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Ciò significa, ad esempio, che se qualcuno ha registrato un marchio debole contenente un’indicazione relativa alla specie del prodotto (ad esempio, il marchio registrato contiene la parola “grano” riferita al prodotto grano), io, a mia volta, potrò inserire nel mio marchio (che contraddistingue anch’esso il prodotto grano) la parola “grano”, ma stando sempre attenta a non imitare in alcun modo gli altri elementi che costituiscono il marchio registrato preesistente. Occorre ricordare sempre che l’uso deve essere conforme ai principi della correttezza professionale.
- Il titolare di un marchio registrato non può impedire a nessuno l’uso del marchio se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Ciò significa, ad esempio, che se io svolgo l’attività professionale di ricambista di accessori e pezzi di ricambio di autoveicoli, potrò usare il marchio del produttore di una certa autovettura ma al solo scopo di indicare al pubblico la destinazione del prodotto, ad esempio a quale modello di autovettura il pezzo di ricambio si riferisce. L’indicazione del produttore è lecita solo in quanto assolutamente necessaria.
Attenzione, però: occorre sempre ricordare che la legge dispone espressamente che tutti gli usi elencati devono essere conformi ai principi della correttezza professionale, presupposto che non può mai mancare.
Una disposizione normativa del tutto analoga a quella esaminata si rinviene nell’articolo 14 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea, che dispone:
“Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:
- del nome o dell’indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
- di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
Il paragrafo 1 si applica solo quando l’uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale”
Riguardo alla conformità dell’uso del marchio alle consuetudini di lealtà è interessante quanto specificato dalla Terza Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-228/03 del 17 marzo 2005.
La Corte ha precisato che
“l’uso del marchio non è conforme agli usi consueti in campo industriale e commerciale, in particolare quando:
avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio;
pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
arrechi discredito o denigrazione a tale marchio;
o quando il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione el prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare”.
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