Chi può registrare un marchio

L’efficacia del marchio è territorialmente limitata; pertanto, per rispondere alla domanda su chi può registrare un marchio, occorre fare riferimento alla legislazione nazionale o sovranazionale di interesse. Inoltre ricordiamo che è possibile la contitolarità, ossia la possibilità che più persone possano registrare un marchio. Vediamo nello specifico.

Chi può registrare un marchio in Italia

Nel caso dell’Italia, l’articolo 19, 1) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:

“Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.

Dunque, possono chiedere la registrazione di un marchio in Italia una categoria molto ampia di soggetti: annoveriamo tra questi, con elencazione puramente esemplificativa, le persone fisiche (anche non titolari di partita IVA), le ditte individuali, le società, le associazioni e fondazioni, i consorzi.

Il terzo comma dell’articolo 19 dispone che

“Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio…”.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, è ammessa la possibilità che il soggetto che registra il marchio non abbia intenzione di usarlo direttamente ma intenda cederne l’uso a terzi.

Chi può registrare un marchio dell’Unione Europea

Nel caso del marchio dell’Unione Europea, l’articolo 5 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea 2017/1001 dispone che:

“Possono essere titolari di marchi UE le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico”.

La disposizione è volutamente molto ampia, per consentire a tutti i soggetti – siano membri dell’Unione Europea oppure no – di usufruire della tutela accordata dal marchio dell’Unione Europea.

Se il soggetto che presenta la domanda di marchio dell’Unione Europea è domiciliato nell’Unione Europea oppure ha in essa la sede dell’attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, può depositare direttamente la domanda senza che sia necessario eleggere un rappresentante.

In caso contrario, il richiedente deve essere rappresentato da una delle seguenti categorie di soggetti:

• Un avvocato residente nell’Unione Europea e abilitato ad agire in qualità di rappresentante dinanzi l’ufficio centrale dei marchi dello Stato di residenza;
• Un mandatario abilitato, iscritto in apposito elenco predisposto dall’ EUIPO;
• Un dipendente del richiedente che ha il domicilio o la sede di attività principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella U.E.

Chi può registrare un marchio nel mondo

Quando si desidera depositare il proprio marchio in Stati esteri è sempre consigliabile rivolgersi ad un consulente specializzato, che vi potrà informare cui requisiti (nonché sulle procedure e sui documenti) richiesti dallo Stato di vostro interesse.
Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani dispone di una rete di corrispondenti abilitati ad agire in tutto il mondo per il deposito, la difesa e la rappresentanza del vostro marchio.

La contitolarità di un marchio

La domanda di marchio può essere presentata a nome di una o più persone, fisiche o giuridiche.
La possibilità che più soggetti siano titolari di uno stesso marchio è disciplinata dall’articolo 6 del Codice Italiano della Proprietà Industriale, secondo cui (primo comma):

“Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”.

Anche il marchio dell’Unione Europea può appartenere a più soggetti. La contitolarità del marchio UE è infatti esplicitamente contemplata come possibilità dall’articolo 19, comma 3 del Regolamento 2017/1001 che prevede l’ipotesi che “più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari”.

Dalla contitolarità del marchio, tuttavia, non deve derivare alcun inganno nel pubblico. Utilizzazioni difformi del marchio da parte dei diversi titolari potrebbero creare problemi; si pensi all’ipotesi di più titolari di uno stesso marchio che immettano sul mercato prodotti qualitativamente diversi. Un consumatore che abbia acquistato il prodotto migliore potrebbe in seguito ripetere l’acquisto confidando nella garanzia offerta dall’identità del marchio e ritrovarsi invece con un prodotto di qualità inferiore….ingannato proprio dal marchio, che dovrebbe invece garantire l’origine del suo acquisto.

Qualora tale inganno si verifichi, potrà trovare applicazione l’articolo 14, comma 2 del Codice Italiano della Proprietà Industriale che commina la decadenza del marchio per ingannevolezza sopravvenuta.

Nel caso intendiate depositare una domanda di marchio in contitolarità, vi suggeriamo di fare il possibile sin dall’inizio per evitare il sorgere di problemi causati da usi difformi del marchio.
È consigliabile la stipulazione di accordi in cui ciascuno dei titolari si obblighi ad usare il marchio nel rispetto di standard qualitativi comuni.
Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani è a vostra disposizione per chiarimenti o stipule di contratto.