Modifiche grafiche a un marchio registrato: si possono fare?

Una domanda ricorrente riguarda la possibilità di apportare modifiche grafiche ad un marchio registrato, in particolare se ciò sia consentito dalla legge e, se sì, a quali condizioni.

Se avete avuto modo di leggere altri articoli di questo blog sapete che non esiste una risposta universalmente valida, ma possibili soluzioni diverse in base alla legge dello Stato in cui il marchio è registrato e alla prassi ivi in uso.

In questo articolo prendiamo in considerazione il marchio dell’Unione Europea e quindi il Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001 e la prassi adottata dall’EUIPO che presenta una documentazione molto esaustiva.

L’articolo 18 RMUE (Regolamento UE 2017/1001), 1 lettera a) dispone che:

“Sono considerate come uso l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare”.

Il Tribunale UE (sentenza del 23 febbraio 2006, T-194/03, Bainbridge, par.50) afferma che:

“lo scopo di tale disposizione è di consentire al titolare del marchio registrato di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettano di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti”

ma aggiunge che in situazioni di questo tipo

“il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come equivalenti”.

Il punto è:

come possiamo stabilire quando gli elementi che differenziano i due marchi sono trascurabili?

Per far ciò occorre in primo luogo individuare gli elementi distintivi e dominanti del marchio registrato e verificare se sono presenti anche nel logo modificato utilizzato nella prassi: se il marchio è composto da più elementi e solo alcuni di essi hanno carattere distintivo, l’alterazione, sostituzione o omissione di questi elementi può determinare l’alterazione del carattere distintivo e la non equivalenza tra il marchio usato e quello registrato.

Le direttive dell’EUIPO ci aiutano stabilendo ad esempio che:

a)    In caso di aggiunte: “se l’aggiunta non è distintiva, è debole e/o non è dominante, essa non altera il carattere distintivo del marchio registrato” (30/11/2009, T-353/07).

b)   In caso di omissioni: “se l’elemento omesso è in una posizione secondaria, e non è distintivo, la sua omissione non altera il carattere distintivo del marchio”. (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

Vi proponiamo alcuni esempi tratti dalle linee guida dell’EUIPO per farvi comprendere quanto possa essere complesso il concetto di distintività.

Aggiunte grafiche a un marchio registrato

Nelle applicazioni di uso corrente si possono presentare 3 casi di aggiunte a un marchio registrato:

1)    l’uso simultaneo di più marchi: è il caso in cui a un marchio, generalmente di prodotto, si affianca il marchio della casa madre. Non si tratta di uso del marchio in una forma diversa, ma di due marchi autonomi che sono utilizzati insieme. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

Nel caso esaminato il 29/02/2012 (T-77/10 e T-78/10) il marchio registrato “L.114” (marchio francese registrato per “prodotti farmaceutici”) veniva utilizzato nella forma “Lehning L 114”. La Corte ha rilevato che né la mancanza del punto dopo la L, né l’aggiunta del termine “Lehning”, marchio della casa madre, erano differenze tali da alterare il carattere distintivo del marchio.

2)    l’aggiunta di altri elementi denominativi: generalmente un’aggiunta di parole o di lettere costituisce un’alterazione del carattere distintivo, tuttavia, a volte determinate aggiunte sono ritenute accettabili. Si tratta sempre di casi in cui il carattere distintivo del marchio non subisce modifiche.

Ad esempio nel caso 19/01/2009 R 1088/2008-2 confermato dalla sentenza T-132/09 del 15/12/2010  è stato ritenuto accettabile che nel marchio “epco”, al di sotto della scritta “SISTEMAS”, fosse presente la scritta “sociedad limitada” e/o l’emblema di una E con le parole “epco SISTEMAS, S.L.” perché anche in questo caso non veniva  ritenuta compromessa la distintività del marchio.

Viceversa, nel procedimento R89/2000-1 del 23/04/2000, in cui occorreva decidere se il marchio registrato CAPTAIN fosse equivalente all’uso che ne veniva fatto nella pratica come CAPTAIN BIRDS EYE, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO stabiliva che si trattava di marchi diversi.

3)    l’aggiunta di elementi figurativi: nel caso in cui l’aggiunta di un elemento figurativo sia meramente decorativo, il carattere distintivo non viene intaccato.

Ad esempio nella causa T-551-12 del 23.01.2014 (marchio registrato SEMBELLA, suo uso)   il Tribunale ha ritenuto decorativi e insignificanti gli elementi figurativi, tali da non alterare il carattere distintivo del marchio.

 

Omissioni grafiche a un marchio già registrato

Se l’elemento omesso è in una posizione secondaria e non distintiva, la sua omissione non altera il marchio (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Nella causa T-135 del 24/11/2005 (marchio registrato , suo uso corrente ) Il tribunale ha ritenuto che la scritta omessa (Betreuungsverbund für Unternehmer undSelbständige e.V). dal carattere piccolo e con significato descrittivo, fosse un elemento non distintivo del marchio e che per tali ragioni la sua omissione fosse ammissibile.

Nell caso B 103 046 riferito al marchio registrato “CASTILLO DE PERELADA”, l’omissione della preposizione “de” nell’uso corrente “CASTILLO PERELADA” è stata ritenuta ammissibile perché non compromettente il carattere distintivo del marchio.

Omissioni a marchio registrato ritenute non accettabili

Nella causa T-46/13 del 21/01/2015 è stato esaminato il rapporto tra il marchio registrato e il suo uso al fine di valutare se l’omissione dell’espressione “La Sabiduria del Sabor” alterasse il carattere distintivo del marchio. La traduzione del marchio è “Sapori di Navarra – La saggezza del sapore”. Il Tribunale ha ritenuto “Sabores de Navarra” termini descrittivi che rimandano a un concetto qualitativo (sapore) e a una regione della Spagna, quindi elementi descrittivi. mentre invece l’espressione “La Sabiduria del sabor” costituisce un gioco di parole che caratterizza il marchio, e che diviene l’elemento distintivo del segno. Pertanto la sua omissione non è ritenuta ammissibile.

Nella causa R 1566/2008-4 del 26/03/2010 il marchio registrato era “SP LA SPOSA” ma la forma di uso corrente era “LA SPOSA” o “LA SPOSA COLLECTION” per contraddistinguere “abiti da sposa” e quindi evidentemente descrittiva dei prodotti individuati dal marchio. Le due lettere “SP” costituiscono invece un elemento distintivo perché posto all’inizio del marchio e perché privo di un significato. Per tale motivo le varianti del marchio che omettono il temine “SP” sono state ritenute idonee ad alterare il carattere distintivo del marchio.

Alterazioni a un marchio registrato

Secondo le Linee Guida dell’EUIPO (Parte C, opposizione, paragrafo 2.7.3.3.)

“i marchi denominativi sono considerati utilizzati come sono stati registrati indipendentemente dal carattere tipografico, dall’uso di maiuscole/minuscole o dal colore”.

Tale uso è considerato uso del marchio registrato.

Nei marchi figurativi che non presentano elementi denominativi, utilizzare una forma diversa da quella registrata costituisce spesso un’alterazione inaccettabile.

Nei marchi composti invece (costituiti da elementi figurativi e denominativi), le modifiche di alcuni di questi elementi, se secondari e non distintivi, potrebbero essere accettati.

Nel caso deciso il 18 novembre 2015 (T-361/13) è stato analizzato l’uso corrente del marchio Vigar in rapporto alla sua forma registrata.

Il marchio registrato era come vedete a sinistra, ma veniva utilizzato nelle varianti che vedete a destra.  Il tribunale ha ritenuto che le modifiche non avessero alterato il carattere distintivo del marchio registrato, in quanto l’elemento distintivo del marchio va individuato nella parola “vigar” – di fantasia e intrinsecamente distintiva –  mentre gli altri elementi devono essere considerati secondari. Di conseguenza, modificare la scritta da maiuscolo a minuscolo, il rendere obliquo l’ovale, aggiungere tre punti al posto della corona NONsono stati considerati, in questo caso, modifiche idonee ad alterare il carattere distintivo del marchio.

Alterazioni grafiche a un marchio registrato ritenute non accettabili

Se un marchio è costituito da più elementi di cui solo uno o alcuni hanno carattere distintivo e rendono così il marchio nel suo complesso idoneo alla registrazione, l’alterazione di tale elemento può determinare la non ammissibilità della modifica grafica a causa dell’alterazione del carattere distintivo.

Nella causa R 159/2005-4 del 30/03/2007 è stato esaminato il caso del marchio MEXAVIT che nell’uso comune era presentato come MEXA-VIT C. Tale modifica non è stata ritenuta accettabile in quanto le lettere VIT, ora separate, venivano intese come abbreviazione descrittiva della parola Vitamina soprattutto con l’aggiunta della lettera C (Vitamina C).

Conclusioni

Come avete potuto vedere, le modifiche sono generalmente ammissibili nella misura in cui non alterino il carattere distintivo del marchio ma è proprio questo l’aspetto che non è sempre facile decifrare.

La consulenza di un professionista del settore potrà senz’altro aiutarvi nel valutare, qualora vogliate apportare un restyling al vostro marchio registrato, se le modifiche grafiche potrebbero rischiare di non essere ritenute accettabili.

Per approfondimenti e lettura di ulteriori esempi vi rimandiamo alla lettura dei paragrafi 2.7.3.1., 2.7.3.2. e 2.7.3.3 del documento pdf EUIPO.