Il marchio registrato: cos’è e perché è importante

Tra gli asset immateriali di un’azienda, il marchio registrato riveste un importante valore. Scopriamo cos’è e cosa lo contraddistingue.

Cos’è il marchio registrato

Il marchio registrato è un qualsiasi segno grafico o parola o suono, colore, forma, etc che ha ottenuto il certificato di registrazione dalle autorità competenti a seguito di una domanda di deposito e dell’esito positivo dell’iter di registrazione. Tali autorità possono essere l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi registrati italiani, l’EUIPO per i marchi registrati dell’Unione Europea, la WIPO per i marchi registrati internazionali e validi nei paesi esteri aderenti al Protocollo di Madrid e/o Accordo di Madrid e gli Uffici Marchi dei Paesi esteri per i marchi depositati in via nazionale nei singoli Stati.

Dire quindi “marchio registrato italiano” significa aver ottenuto la registrazione di un segno (parola/suono/colore/forma/etc.), valido nel territorio italiano (compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) per 10 anni, rinnovabile potenzialmente all’infinito.

La tutela di un marchio registrato

Ma esattamente cosa significa “tutelare un marchio registrato”?

Beh, innanzitutto significa che dal momento del deposito della vostra domanda di marchio potete attivarvi per impedire la registrazione di un marchio identico o simile al Vostro per prodotti e/o servizi identici o affini a quelli del vostro marchio (ovviamente nel territorio in cui siete protetti) e ciò può avvenire avvalendovi di strumenti amministrativi tempestivi quali la domanda di opposizione per impedire la registrazione del marchio.

Come scoprire se è stato registrato un marchio uguale o simile o se qualcuno sta provando a registrare il marchio in malafede? Uno strumento è la sorveglianza del marchio, un servizio che propongono i professionisti specializzati in materia di marchi i quali, con sofisticati software, scandagliano i registri dei marchi nazionali e internazionali per il territorio e per le classi merceologiche di interesse per individuare tempestivamente la presentazione di domande di registrazione di un marchio uguale o simile al vostro.

Il marchio non registrato

È obbligatorio registrare un marchio? Non necessariamente, ad esempio in Italia è possibile usare un marchio ma non registrarlo. In questi casi si parla di marchio di fatto,  che gode di un certo livello di tutela, non equiparabile, però, a quella concessa al marchio registrato.

Decidere se registrare un marchio o solo usarlo dipenderà dalle valutazioni economico/strategiche/finanziarie legate al vostro business.

Registrare un marchio quando il segno è già utilizzato da anni (eventualità che potrebbe avvenire, ad esempio, qualora decidiate di cederlo o concederlo  in licenza), potrebbe portarvi, ad esempio,  a scoprire l’esistenza di altri marchi uguali o simili al vostro, e già registrati. In questi casi sarà bene avvalersi dell’ausilio di un professionista specializzato in tutela dei marchi per valutare la vostra posizione.

Come riconoscere un marchio registrato

Anche se in Italia non è obbligatorio, sul marchio che ha ottenuto la registrazione è prassi apporre un simbolo costituito da una lettera R iscritta in un cerchio accanto al segno grafico.

E’ altresì vietato e perseguibile ai sensi di legge porre il simbolo di marchio registrato su marchi non registrati.

Marchio registrato scaduto

Abbiamo accennato ad inizio articolo che un marchio registrato in Italia ha durata di 10 anni dalla data di deposito, scaduti i quali potrete procedere al suo rinnovo. Non sarete obbligati a farlo: se il marchio non rappresenterà più un utile valore al vostro business, potrete anche decidere di non rinnovarlo.

Attenzione però a ricordarvene! Non necessariamente l’autorità che ha provveduto alla registrazione vi informerà della sua scadenza, dipende dal Paese in cui il marchio è registrato.

Anche nel caso riceviate l’avviso di scadenza, potreste non attribuirgli il giusto peso e cestinare l’informativa. Non sono rari i casi di titolari di marchi che hanno inconsapevolmente ignorato la deadline del rinnovo e hanno visto scadere il proprio marchio. Anche in questo caso consigliamo di affidarvi a un professionista per affidare a lui la gestione dei vostri marchi, così da occuparsi delle relative scadenze.

Marchio registrato decaduto

Se si pensa che una volta registrato il marchio sia per sempre al sicuro non è così. O meglio, potrebbe non essere così! Può succedere infatti che a distanza di anni un marchio perda la sua capacità distintiva che, ricordiamo, è uno dei requisiti di legittimità del marchio.

Questo può verificarsi nel caso in cui il marchio non sia più percepito come l’indicatore dell’origine di un prodotto, ovvero come il segno distintivo di una determinata impresa che produce un certo prodotto (o che eroga un determinato servizio), quanto piuttosto come il nome generico di un’intera categoria di prodotti (o di servizi).

E’ quello che è successo, ad esempio, ai marchi “Kleenex” (la parola col tempo è diventata sinonimo di fazzoletti di carta in scatola), o “Cellophane” (termine divenuto sinonimo di pellicola trasparente), e molti altri ancora.

In questi casi si parla di volgarizzazione del marchio (vi rimandiamo all’articolo specifico per scoprire quali azioni è utile approntare per evitare che un marchio si volgarizzi): il marchio, non riuscendo più a identificare un prodotto (o servizio), perde la sua natura di marchio. Per l’azienda è un danno gravissimo che dovrà cercare di prevenire in ogni modo.

Il marchio può essere dichiarato decaduto anche perché non usato, aspetto molto importante che spesso non è conosciuto. La legge di solito concede al titolare un certo lasso di tempo per iniziare ad usare il proprio marchio, ma dopo alcuni anni dalla registrazione (il periodo esatto varia a seconda degli Stati considerati, in termini generali possiamo dire che è di solito compreso tra i tre e i cinque anni dalla registrazione) si esige che il marchio sia effettivamente e non simbolicamente utilizzato.

Tipologie di marchio registrato

Lo sai che puoi registrare tanti tipi di marchio? Perché un marchio non è solo una parola o un’icona grafica, ma è possibile registrare anche un colore (o una combinazione di colori), una forma tridimensionale, una particolare posizione di un elemento, un motivo grafico, ma anche un suono. Tanti, vero? Se vuoi approfondire la loro conoscenza, ti invitiamo alla lettura del nostro articolo Tipi di marchio: definizioni e caratteristiche dove potrai trovare un elenco con ulteriori rimandi di approfondimento.

I costi di un marchio registrato

Oltre ai costi da sostenere in fase di deposito, che saranno variabili a seconda del numero di classi merceologiche in cui deciderete di registrare il marchio e i territori in cui vorrete tutelarlo, nella fase pre-registrazione, sarebbe necessario considerare un costo per effettuare la ricerca di somiglianza e identità.

Dopo la registrazione, come già accennato, sarà opportuno attivare il servizio di sorveglianza affinché abbiate la tranquillità di tutelare al meglio il vostro marchio.

Definire i costi di queste attività in astratto non è utile, non conoscendo le vostre necessità, però vi invitiamo a riflettere su 2 punti:

• È bene considerare come investimento ogni spesa legata al vostro business: la tutela del marchio darà valore alla vostra azienda e ai vostri prodotti garantendovi una unicità sul mercato molto importante;
• I costi del marchio sono legati per lo più alle fasi iniziali di ricerca e deposito, ma una volta ottenuta la registrazione non ci saranno tasse da pagare per molti anni, fino a quando non occorrerà pagare le tasse di rinnovo, sempre che intendiate mantenere in vita il vostro marchio.

Se desiderate approfondire il tema su costi del marchio vi invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento: quali costi sono necessari per registrare un marchio e sostenere la sua tutela.