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Italiano Il principio della Convalidazione di un Marchio recita che non è possibile agire contro il titolare di un marchio posteriore se ne è stata tollerata la sua presenza per 5 anni consecutivi.
Analizziamo più in dettaglio la questione.
In questo articolo parliamo di:
La convalidazione di un marchio nella legge e nella giurisprudenza italiana
L’articolo 28 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:
“il titolare di un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
La norma in questione preclude l’esercizio dell’azione di nullità al titolare di un marchio anteriore che, essendo a conoscenza dell’esistenza di un marchio posteriore registrato identico o simile, ne abbia tollerato l’utilizzazione per cinque anni consecutivi.
Si ritengono assimilati al titolare del marchio anteriore anche i titolari di altri segni distintivi anteriori
“già noti come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica o altro segno distintivo”.
La legge, oltre a voler impedire il protrarsi di situazioni di incertezza nel diritto, intende evitare che il titolare del marchio anteriore, pur conoscendo l’esistenza del marchio posteriore, attenda dolosamente che il marchio posteriore raggiunga una certa notorietà sul mercato prima di colpire il concorrente ed avvantaggiarsi egli stesso della notorietà raggiunta sul mercato dall’altro marchio. Il presupposto è che il titolare del marchio anteriore fosse a conoscenza dell’esistenza del marchio posteriore; tale conoscenza deve essere provata dal titolare del marchio posteriore.
Per quanto riguarda la tolleranza sull’uso del marchio posteriore, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17927 del 1.7.2008) ha adottato un’interpretazione restrittiva stabilendo che la decadenza dalla facoltà di chiedere la nullità o dall’agire in contraffazione può essere impedita solo dall’esercizio delle azioni, mentre non sarebbe sufficiente a tal fine l’invio di diffide stragiudiziali.
La convalidazione di un marchio nella legislazione dell’Unione Europea
Anche per il marchio dell’Unione Europea è prevista la convalida per tolleranza. Si veda in proposito l’articolo 61, comma 1) del Regolamento 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea, in base al quale:
“Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio UE posteriore nell’Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede”.
Lo stesso articolo prevede, al comma 2, che:
“ Il titolare di un marchio nazionale anteriore…o di altro segno anteriore…che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio UE posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l’altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, ..non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore…”.
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