Cos’è un marchio

È importante comprendere bene cosa sia un marchio ancor prima di affrontare tematiche quali la registrazione del marchio o la tutela del marchio.

Con il termine marchio s’intende un qualunque segno (che può essere costituito da parole – compresi i nomi di persone – disegni, lettere, cifre, ma anche suoni, forme di un prodotto o confezione di prodotto, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche) che sia unico e distintivo rispetto agli altri marchi concorrenti per prodotti o servizi.

Definizione giuridica di Marchio

L’articolo 7 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Analogamente, l’articolo 4, a) del Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea dispone che:

“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre,i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Si tratta di elenchi esemplificativi che non escludono, quindi, l’esistenza di altre possibili forme di marchio purché dotati di capacità distintiva.

Caratteristiche di un marchio

Il marchio può assumere molteplici forme: può essere costituito da uno o più segni, anche di specie diversa – siano essi parole, immagini, numeri, lettere, colori o loro combinazioni e persino suoni.
Le categorie più comuni sono quelle dei marchi costituti da parole (cosiddetto marchio denominativo o verbale), da immagini (marchio figurativo) oppure da una combinazione di parole ed immagini (marchio complesso).
Per conoscere più in dettaglio tutte le tipologie di marchio vi consigliamo la lettura dell’articolo “Tipi di marchio: definizioni e caratteristiche”.

Requisiti di tutela di un marchio

Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti di tutela:

Originalità

Deve avere carattere distintivo. Deve cioè essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato. Il marchio è un veicolo di comunicazione che stabilisce un collegamento tra il prodotto (o servizio) e l’azienda. Il pubblico deve percepire che il marchio è direttamente collegato al suo titolare, che ha su di esso un diritto di esclusiva e che non può essere utilizzato da terzi se non, appunto, con il consenso del titolare. (art. 14,1).

Non possono pertanto essere utilizzati come marchi:

1. Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, “scotch drink” per una bevanda a base di whisky);
2. Quelli costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive, come la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica oppure l’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto e del servizio (ad esempio, “lucido” per prodotti lucidanti);
3. I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “lusso”.

Il requisito di distintività è rispettato quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcuna relazione con il prodotto contraddistinto.
È infine possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso (ad esempio, “Amplifon” per apparecchi acustici).

Verità

il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).

Novità

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che

“…. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato… per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

(art.12, lett.d).

Liceità

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; ad esempio, marchi che inneggino alla rinascita del partito nazionalsocialista oppure marchi denigratori di una razza o di una religione
• i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Ad esempio utilizzare come marchio il titolo di un libro, di una canzone o di un film. (art.14, 1)

La mancanza dei requisiti sopra esposti può comportare la nullità del marchio (art. 25 c.p.i.), che può riguardare anche solo parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.
Assicuratevi quindi di aver rispettato questi requisiti di tutela.
Affidarsi a professionisti del settore potrà darvi la certezza di richiedere la registrazione del segno giusto senza perdite di tempo o rischi di problematiche che potrebbero sopraggiungere a seguito del deposito della domanda di registrazione.

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