Cessione marchio: cos’è e come si fa

Lo sapevate che un marchio può essere ceduto? Vediamo nel dettaglio cosa prevede la cessione di un marchio registrato o depositato.

Con la cessione del marchio il titolare cede la proprietà del suo marchio ad altro soggetto, che ne diventa il nuovo proprietario.

Nel contratto verrà indicato il corrispettivo della cessione (dato  dal valore economico del marchio), che può essere liquidato in un’unica soluzione oppure in più rate.

Cessione marchio: cosa dice la legge in Italia

L’articolo 23, 1) del Codice Italiano della Proprietà Industriale, in merito alla cessione di un marchio, dispone che:

“Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, il marchio può quindi essere ceduto senza alcun obbligo di trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda.

Il marchio e l’azienda possono circolare separatamente e il marchio può essere trasferito liberamente.
L’unico collegamento tra marchio e azienda è quello previsto dal codice civile italiano (articolo 2573, comma 2), secondo cui il marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata si presume trasferito assieme all’azienda: si tratta, appunto di una presunzione e non di un obbligo.

Cessione totale del marchio, cessione parziale del marchio, cessione di marchio non registrato

Quando si cede un marchio che comprende più prodotti o servizi non si è obbligati a cederli tutti.  È possibile cedere o trasferirne solo una loro parte; in questi casi si parla di cessione parziale di un marchio.

Ricordiamo che è possibile cedere o dare in licenza anche il marchio non registrato (detto comunemente marchio di fatto): ovviamente, in fase contrattuale verrà tenuto conto del valore del marchio, che potrebbe essere inferiore a causa della sua mancata registrazione.

Differenza tra cedere un marchio e concederlo in licenza

La differenza tra cessione di marchio e licenza di marchio è che con la cessione si cede la proprietà, mentre con la licenza si mantiene la titolarità del marchio e si cede solo la possibilità di farne uso.

Cessione del marchio e tutela del consumatore

Occorre tener presente quanto disposto dall’articolo 14, 2 a) del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui:

“il marchio di impresa decade se sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.

Esiste, quindi, un limite che è quello della verità del marchio e della salvaguardia del pubblico, che non deve essere in alcun modo tratto in inganno a seguito del trasferimento di titolarità.
Nel concreto, è possibile adottare una serie di cautele per evitare che l’inganno abbia luogo; citiamo, a titolo esemplificativo:

• la comunicazione al pubblico del trasferimento di titolarità
• il mantenimento del livello qualitativo del prodotto.

A favore della tesi secondo la quale il trasferimento del marchio obbliga il cessionario a mantenere il medesimo livello qualitativo del prodotto che era contraddistinto dal marchio ceduto si è espresso il Tribunale di Milano (sentenza del 10 dicembre 2003).

Per quanto riguarda invece l’oggetto della cessione, mentre è pacifica la possibilità di un trasferimento parziale del marchio, alcuni dubbi sorgono sulla possibilità di trasferire separatamente (cioè a titolari diversi) beni affini. Anche in questo caso il problema è la salvaguardia del pubblico e la necessità di evitare che il consumatore, trovandosi di fronte a prodotti simili, possa erroneamente ritenere che provengano dallo stesso produttore.

Cessione del marchio dell’Unione Europea

L’articolo 1, 2) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea dispone:

“Il marchio dell’Unione Europea ha carattere unitario. Esso produce gli effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione”.

Ossia, Il carattere di unitarietà del diritto fa sì che il titolare del marchio dell’Unione Europea possa trasferirlo per l’intero territorio dell’Unione Europea e non solo per singoli Stati.

Altra importante norma di riferimento in materia di cessione del marchio dell’Unione Europea è l’articolo 20 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea:

“Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell’impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato”

Questo significa che se usate il vostro marchio UE sia per articoli di abbigliamento che per orologi ma questi ultimi non vi interessano più, potete cedere il vostro marchio limitatamente agli orologi e mantenerne la proprietà per l’abbigliamento. Anche per questo tipo di marchio, quindi, si ammette la legittimità del trasferimento senza obbligo di trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda, così come la legittimità della cessione parziale.

L’articolo 20, 4) e 11) dispone che:

“Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE”.

Come si fa una cessione di marchio

La cessione del marchio deve essere trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, qualora si tratti di marchio italiano.

È bene affidarsi a un Consulente o Studio Legale specializzato nella stesura di contratti di cessione di marchi:

• vi assisterà nella definizione del giusto contratto
• vi aiuterà a valutare al meglio ogni aspetto del contratto
• vi assisterà nella negoziazione con la vostra controparte
• vi aiuterà ad assolvere tutti gli adempimenti sulla cessione del marchio
• si occuperà della trascrizione del contratto di cessione presso gli uffici UIBM.