Registrare un marchio internazionale: i consigli da seguire prima e dopo

Qualora si voglia registrare un marchio in un un paese che non sia l’Italia e che non appartenga all’Unione Europea, si potrà decidere, ove ciò sia possibile, procedere con una registrazione di un marchio internazionale.

A dispetto della terminologia che lascerebbe supporre il contrario, la registrazione internazionale di un marchio non significa registrare un marchio in tutto il mondo; al momento, non esiste un marchio caratterizzato da tale tipo di efficacia extraterritoriale “globale”.

Nella procedura di registrazione di un marchio internazionale, sarete voi a individuare gli Stati di vostro interesse nei quali ottenere la protezione ed il vostro marchio sarà esaminato separatamente dai vari Uffici Marchi e Brevetti degli Stati designati.

Al termine delle varie fasi di esame, il vostro marchio potrà ottenere la protezione in tutti o solo in alcuni degli Stati designati.

Il vantaggio indiscusso di questa procedura è il contenimento dei costi (soprattutto se desiderate registrare il vostro marchio in tanti paesi esteri) e la semplicità nel gestire la domanda.

Deposito marchio internazionale: la procedura

Dunque, con una sola domanda, in un’unica lingua, è possibile chiedere protezione in più Stati e pagare le tasse previste in un’unica valuta (franchi svizzeri); vi sarà un unico rinnovo e anche la possibilità di estendere successivamente in altri Stati l’efficacia del marchio internazionale.

Le lingue ufficiali per il deposito del marchio internazionale sono l’inglese, il francese e lo spagnolo.

Il marchio internazionale presuppone l’esistenza di un marchio di base: la domanda di registrazione del marchio internazionale dovrà essere presentata all’Ufficio competente del marchio di base (ad esempio, UIBM se si tratta di un marchio italiano o EUIPO se il marchio di base è un marchio UE) e le tasse dovranno essere corrisposte sia all’ufficio del marchio di base (tassa nazionale) che alla WIPO – l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (tassa internazionale, in franchi svizzeri); quest’ultima si compone di una parte fissa e di una parte variabile in ragione degli Stati designati nella domanda di marchio e delle classi merceologiche rivendicate.

La WIPO, dopo aver controllato la regolarità formale della domanda di deposito di marchio internazionale, provvede a registrarla nel Registro Internazionale e notifica la registrazione agli Uffici Marchi dei singoli Stati che sono stati designati nella domanda. Tali Stati esaminano la domanda e possono sollevare obiezioni alla registrabilità del marchio nel loro territorio.

L’eventuale accoglimento dell’obiezione emessa dall’Ufficio Marchi di uno degli Stati designati (così come l’accoglimento dell’opposizione presentata da terze parti in uno o più Stati designati) non pregiudica in alcun modo gli effetti della registrazione del marchio internazionale nei rimanenti Paesi indicati nella domanda.

Anche dopo la registrazione, il titolare può chiedere che l’efficacia del suo marchio internazionale sia estesa in altri Stati (cd. estensione posteriore).

Durata, rinnovo e costi del marchio internazionale

Il marchio internazionale, registrato presso la WIPO di Ginevra, ha una durata di dieci anni dalla data di registrazione ed è rinnovabile di dieci anni in dieci anni, potenzialmente all’infinito.

La data di registrazione del marchio internazionale coincide con quella di deposito della domanda di marchio internazionale presso l’ufficio del marchio di base. L’Ufficio nazionale che ha ricevuto la domanda internazionale deve trasmetterla entro due mesi alla WIPO di Ginevra, in caso contrario la data di registrazione del marchio internazionale coinciderà con quella in cui la WIPO ha ricevuto la domanda.

Nell’articolo Durata di un marchio registrato e suo rinnovo potrete approfondire l’argomento.

Non è possibile fornire in questa sede i costi di registrazione del marchio internazionale perché troppe sono le variabili che entrano in gioco (uno o più Stati, quali Stati, quali ricerche eseguire, numero delle classi merceologiche del marchio indicate nella domanda).  Contattate l’Avv. Eva Troiani per avere tutte le informazioni in merito.

Nell’articolo Quanto costa registrare un marchio vi presentiamo una panoramica su tutti i costi necessari per tutelarlo.

Registrare un marchio internazionale o registrare un marchio nazionale estero?

In verità la procedura di registrazione internazionale di un marchio non è l’unica: potrete, o dovrete (a seconda del paese in cui vorrete registrare il marchio) optare per la procedura di registrazione del marchio nazionale estero.

Infatti non è sempre possibile registrare un marchio internazionale. Il Paese che vi interessa tutelare potrebbe non aver aderito alle Convenzioni in materia di marchio internazionale  (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid), rendendo impossibile proteggere lì il vostro marchio con la procedura di registrazione internazionale. Ad esempio, al momento,  Arabia Saudita e Emirati Arabi non possono essere protetti con la registrazione internazionale.

Trovate la lista aggiornata dei Paesi che possono essere protetti con la registrazione di marchio internazionale al seguente link dell’OMPI.

Ricordate quindi che un marchio può essere protetto OVUNQUE: dove non è possibile la registrazione di un marchio internazionale, sarà sempre possibile presentare una domanda di marchio nazionale estero.  Ad esempio, se è vero che non potete proteggere il vostro marchio in Arabia Saudita con un marchio internazionale, potete sempre farlo con la registrazione di marchio nazionale estero.

Vediamo quali sono le differenze tra i due tipi di registrazione.

Caratteristiche della Registrazione di un Marchio Internazionale

• Con una sola domanda in un’unica lingua presento la mia domanda di registrazione di marchio internazionale all’OMPI (in inglese WIPO), agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra.
• Il marchio internazionale presuppone l’esistenza di un marchio di base (ad esempio un marchio già depositato o registrato in Italia).
• Si può chiedere che sia registrato solo in quegli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Madrid in materia di marchio internazionale (nel mondo, sono la maggioranza).
• Con una sola domanda posso chiedere che il mio marchio sia registrato in una pluralità di Stati. Posso anche, in un secondo tempo e quando se ne presenterà l’esigenza, presentare una richiesta di estensione posteriore del mio marchio internazionale, chiedendo che la sua efficacia sia estesa territorialmente ad altri Stati.
  Esempio: nel maggio 2019 deposito una domanda di marchio internazionale e chiedo che il mio marchio sia protetto in India e negli Stati Uniti. Dopo un paio di anni voglio entrare in altri mercati, ad esempio Cina e Federazione Russa: posso chiedere che l’efficacia del mio marchio internazionale si estenda anche a tali Paesi.
• Avrò un unico rinnovo.

Caratteristiche della Registrazione di un Marchio Nazionale Estero

• Con una domanda (o più domande, se si tratta di Stato cosiddetto “single class”, nel quale a ciascuna classe deve corrispondere una domanda di marchio) chiedo la registrazione in un solo Stato.
• La domanda si presenta all’Ufficio Marchi dello Stato nel quale desidero ottenere la protezione.
• Il deposito nazionale è indispensabile qualora si voglia ottenere la protezione in quei Paesi che non hanno aderito alle convenzioni in materia di marchio internazionale (ad esempio Hong Kong).
• Nulla vieta, comunque, di registrare singole domande di marchio ovunque.
• Non è richiesto che esista già un marchio: ad esempio, sono cittadina italiana ma nessuno mi obbliga a registrare un marchio prima in Italia e poi in altri Stati. Se il mio interesse è la Cina nessuno mi vieta di depositare un marchio in Cina come mio primo marchio.

Consigli da seguire quando si registra un marchio internazionale

Un noto detto popolare italiano recita: “Paese che vai…usanza che trovi”. Il principio vale anche nel mondo dei marchi perché non in tutti gli Stati ci sono le stesse regole, quindi, PAESE CHE VAI… MARCHIO CHE TROVI!!

Prima di tutto, si tratta di applicare qualche sano principio di buon senso e di adeguare il proprio commercio alle realtà locali, ad esempio informandosi, prima di pensare ad espandere il proprio business, su ciò che è lecito commercializzare.

Vediamo alcuni esempi:

• Nessuno potrà ragionevolmente pensare di vendere alcolici o carne di maiale in Iran o in Arabia Saudita, Paesi nei quali è impossibile ottenere la registrazione di marchi che contraddistinguono tali prodotti.
• Per motivi analoghi gli Emirati Arabi Uniti non ammettono la registrazione di marchi che richiedano protezione per i servizi di bar e night club.
• In conformità ai precetti islamici l’Iran non ritiene registrabili tutti i marchi che contengano ritratti di donna, in qualsiasi modo rappresentati.
• Secondo l’articolo 10, 8) della Legge Marchi della Repubblica Popolare della Cina, “non possono essere usati come marchi segni contrari alla morale o al costume socialista, o aventi altre malsane influenze”.
• In Russia possono essere titolari di marchi solo le società, le organizzazioni no-profit e le persone fisiche, queste ultime unicamente a condizione che esercitino un’attività imprenditoriale.
• In Cile non viene attribuita importanza all’uso del marchio, che – a differenza di quanto avviene altrove – non può essere contestato con l’azione di cancellazione per non uso nemmeno se non è mai stato utilizzato.

L’elenco delle differenze potrebbe continuare ma ciò che conta è ricordare, quando pianifichiamo l’espansione della nostra attività all’estero, che occorre inserire come elemento di primaria importanza lo studio e la verifica del marchio nel Paese nel quale esporteremo i nostri prodotti o servizi.

Vi suggeriamo inoltre di far eseguire una preventiva ricerca sui marchi registrati internazionali per evitare eventuali contestazioni in caso il vostro marchio sia uguale o simile ad uno già registrato nel paese estero di vostro interesse!

Consigli da seguire dopo la registrazione di un marchio all’estero

Anche per il marchio internazionale consigliamo, una volta effettuata la registrazione, di provvedere alla tutela del marchio con azioni di sorveglianza. Grazie a una rete di collaboratori presenti in ogni paese del mondo, lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani è in grado di svolgere questo compito in tempi rapidi e informarvi su eventuali azioni illecite che potrebbero verificarsi. Ne va del vostro commercio e business!