10 errori da non fare con il marchio

Ci sono errori da non fare con il marchio se si vogliono evitare problemi… Vediamo i dieci più comuni!

Errore n. 1: incaricare il grafico prima di verificare la fattibilità del marchio dal punto di vista legale

Quando si decide di creare un marchio accade molto spesso che il primo step sia conferire l’incarico ad una agenzia grafica per la creazione del logo.
Naturalmente non è affatto sbagliato contattare un grafico, anzi, è consigliabile farlo, ma questo deve avvenire dopo e non prima aver scelto le parole che compongono il vostro marchio.

Rischi→Il rischio è che investiate risorse nella creazione di un logo che potrebbe essere nullo o annullabile, se non rispetta i requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.

Per approfondire:
Verifica di legittimità di un marchio

Errore n. 2: copiare il marchio altrui, peggio ancora se famoso

A volte si crede che l’idea geniale consista nello sfruttare la notorietà di un marchio già esistente sul mercato, “creando” un marchio che lo ricordi molto da vicino e che sia solo leggermente diverso, di solito in qualche carattere del tutto secondario (ad esempio, perché fatto con un altro tipo di grafica oppure con l’aggiunta o l’eliminazione di un accento). È un errore molto pericoloso!

Rischi → Prima di procedere, tenete presente che un’operazione spregiudicata di questo tipo vi espone al rischio di ricevere contestazioni da parte del marchio anteriore. Aggiungo che se il marchio copiato è un marchio famoso, il suo titolare disporrà certamente di tutti i mezzi economici per far valere al meglio le proprie ragioni….anche davanti ad un Tribunale!

Per approfondire:
Come evitare contestazioni

Errore n. 3: scegliere marchi descrittivi

La legge, non solo in Italia ma pressoché ovunque, dispone che il marchio non deve essere descrittivo del prodotto (o servizio) che identifica o di una sua caratteristica.
D’altro canto, è anche vero che spesso per esigenze commerciali si tende a prediligere marchi che siano in qualche modo evocativi del prodotto. In questo campo, è sottile il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

Il suggerimento è quello di contattare il vostro consulente che, di fronte al caso concreto, saprà suggerire al meglio come non oltrepassare la soglia della descrittività, scegliendo un marchio che sia accettabile dal punto di vista legale.

Rischi → il vostro marchio può non essere registrato perché descrittivo o, anche se registrato, dichiarato nullo per tale ragione. Dal punto di vista commerciale, può non avere la necessaria originalità per penetrare con efficacia sul mercato.

Per approfondire:
Marchio debole e descrittività: il caso Bellissima

Errore n. 4: non verificare l’esistenza di marchi anteriori pericolosi

Fuori dall’ipotesi dell’errore n. 2, che presuppone la consapevolezza e l’intenzione di violare i diritti altrui, si colloca il caso, anche questo molto frequente, della mancata verifica dei marchi anteriori che possono essere pericolosi per l’utilizzazione e la registrazione del vostro marchio.

Innanzi tutto, la verifica non è solo quella empiricamente fatta sul mercato, ad esempio controllando i concorrenti oppure il web, ma è soprattutto una indagine sui marchi presenti nei registri marchi territorialmente pertinenti. Ad esempio, nel caso si voglia tutelare un marchio in Italia, l’indagine dovrà riguardare tutti i marchi efficaci in Italia, cioè marchi nazionali italiani, marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali con effetto in Italia.

Rischi → Anche in questo caso, potreste essere contestati dai titolari anteriori, che potrebbero impedirvi l’uso e la registrazione del vostro marchio. Prima di fare investimenti pubblicitari e di lanciare il vostro marchio sul mercato, verificate se e fino a che punto è inattaccabile dal punto di vista legale, altrimenti rischiate di vanificare fatica e investimenti….

Per approfondire:
Ricerca sui marchi

Errore n. 5: scegliere marchi discutibili correndo il rischio che siano considerati illeciti e dunque nulli

A volte si compiono scelte discutibili e ai limiti del buon gusto, pensando di creare un marchio molto provocatorio e dal forte impatto commerciale.
Occorre sempre tenere a mente che la legge prescrive che il marchio sia lecito, cioè non contrario alle legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
La Corte di Giustizia ha ribadito la nullità del marchio (in quanto contrario all’ordine pubblico) di una catena di ristoranti spagnoli “la mafia si siede a tavola”, sottolineando come tale marchio banalizzasse il grave fenomeno della criminalità organizzata, veicolando un messaggio diseducativo.

Rischi→ fate attenzione a scegliere marchi dal messaggio fortemente provocatorio; l’autorità che li esamina, se ravvisa gli estremi dell’illiceità, respingerà la loro richiesta di registrazione. Nel caso invece riusciste ad ottenerne la registrazione, tali marchi potrebbero essere dichiarati nulli in un secondo tempo.

Per approfondire:
Marchio nullo

Errore n. 6: sottovalutare l’importanza della lista prodotti e servizi quando si deposita

L’esatta e completa definizione dei prodotti o servizi che il vostro marchio dovrà contraddistinguere è di fondamentale importanza per ottenere una tutela adeguata alle vostre esigenze.
La cosiddetta “lista prodotti” determina i confini della tutela del vostro marchio e per questa ragione deve essere redatta in modo completo e conforme alle richieste dell’autorità amministrativa che esaminerà la vostra domanda di marchio.

Ricordate che le regole per una corretta identificazione dei prodotti (e servizi) possono variare da uno Stato all’altro: per questa ragione, vi suggeriamo di rivolgervi ad un consulente esperto che possa assistervi al meglio in questa fase molto delicata.

Rischi → l’autorità amministrativa che esamina la vostra domanda di marchio può sollevare obiezioni per difetti, di varia natura, che riguardano la lista prodotti. Ancor più grave, l’omissione o la non esatta individuazione dei prodotti e servizi tutelati dal vostro marchio può comportare gravi deficit di tutela.

Per approfondire:
La classifica di Nizza

Errore n. 7: fare un marchio italiano e credere di essere protetti ovunque

Nella materia dei marchi vige il principio di territorialità: ciò significa che il vostro marchio sarà protetto solo nello Stato in cui avete presentato la domanda di tutela.
Di conseguenza, se siete titolari di un marchio italiano la protezione del vostro brand sarà limitata al territorio italiano. Ciò significa che se esportate prodotti col vostro marchio all’estero dovete preoccuparvi di tutelare il marchio anche nello Stato (o negli Stati) in cui vendete o avete in programma di vendere.

In fase di internazionalizzazione esistono molte opzioni da valutare, sia perché vi sono soluzioni che vi permettono di ottenere protezione in più Stati con un’unica domanda di marchio (tipicamente, è questo il caso del marchio dell’Unione Europea o del marchio internazionale) sia perché le regole da seguire possono cambiare di Stato in Stato, tanto a livello di documenti da produrre (talora può essere necessaria la notarizzazione e la legalizzazione) quanto a livello di divieti da osservare (ad esempio, la non registrabilità della classe merceologica degli alcolici in Arabia Saudita).

Rischi → se non vi proteggete nello Stato in cui usate il vostro marchio correte il rischio che qualcuno vi anticipi, depositando prima di voi un marchio identico al vostro, con tutti i problemi che ne conseguono. In assenza di registrazione, inoltre, può risultare molto complicata anche la contestazione dei fenomeni di contraffazione.

Per approfondire:
Registrare un marchio in Italia
Registrare un marchio dell’Unone Europea
Registrare un marchio Internazionale

Errore n. 8: usare il marchio all’estero, nei paesi ad alto tasso di contraffazione, e non registrarlo in loco

Tra gli errori da non fare con il marchio c’è anche questo: spesso si usa il proprio marchio all’estero e non ci si preoccupa di registrarlo. È chiaro che si corrono molti rischi, specie nei Paesi ad alto tasso di contraffazione.
Può succedere che qualcuno veda il vostro marchio e decida di appropriarsene. A volte capita che sia il distributore locale col quale prendete contatti ad avvisarvi che esiste un marchio identico al vostro, registrato da qualcuno che non avete in nessun modo autorizzato.
Altre volte capita che sia lo stesso agente o distributore locale a depositare la domanda di marchio a suo nome senza aver ricevuto nessuna autorizzazione da voi.

Rischi→ non è affatto detto che riusciate a recuperare il vostro marchio e, anche nel caso in cui ciò avvenga, vi sarà certamente un aggravio di costi a vostro carico.
Inoltre, il titolare del marchio che ha sì usurpato il vostro marchio ma che è pur sempre arrivato prima di voi, potrebbe ostacolare la registrazione e l’uso del vostro marchio in quel paese, creandovi non pochi problemi. Non trascurate la possibilità, inoltre, che chi ha usurpato il vostro marchio possa screditare il vostro prodotto, immettendo sul mercato prodotti di bassa qualità.

Per approfondire:
Marchio in malafede: abuso della posizione del distributore

Errore n. 9: pensare che il marchio “si protegga da solo”

Sfortunatamente, il solo fatto di essere titolari di un marchio registrato non vi pone, per ciò stesso, al riparo dalle contraffazioni e dalle violazioni dei vostri diritti.
Tanto per iniziare, di norma nessuno vi informa se qualcun altro deposita un marchio identico o simile al vostro. Se volete esserne tempestivamente informati, dovete essere voi – anche in questo caso tramite il consulente di vostra fiducia – a mettere il vostro marchio “sotto sorveglianza”, così da ricevere notizia non appena viene presentato un marchio identico o simile al vostro.

Altra cattiva notizia è che siete sempre voi a dovervi attivare per proteggere il vostro marchio dalle contraffazioni. Certamente il supporto del vostro consulente di fiducia sarà decisivo per valutare se ricorrono i presupposti per iniziare un’azione nei confronti di qualcun altro, che tipo di azione intraprendere e con quali chance di successo.

Rischi → Essere titolari di un marchio e non fare niente per implementarne la tutela è un controsenso. I rischi che si corrono restando inerti sono tanti; tra questi vi segnaliamo, a solo titolo di esempio, l’erosione del valore del vostro marchio causato dalla proliferazione di marchi simili sul mercato, la confusione dei consumatori, lo sviamento della clientela, i mancati profitti causati dalla presenza di marchi che si pongono in modo parassitario sulla scia del vostro marchio.

Per approfondire:
Tutela del marchio difesa e sorveglianza

Errore n. 10: non agire tempestivamente in caso di contraffazioni

A volte, anche se si viene a conoscenza del fatto che il proprio marchio è stato contraffatto, si preferisce lasciar correre e si spera che il problema si risolva da solo.
Si tratta di un atteggiamento sbagliato e pericoloso, che può causare molte spiacevoli conseguenze. Ad esempio, la coesistenza sul mercato estero del vostro marchio e di uno identico potrebbe facilmente creare fenomeni di confusione nei consumatori. L’esistenza di un marchio identico al vostro, inoltre, può rendere difficile raggiungere accordi commerciali con distributori/agenti/investitori locali, che potrebbero rifiutarsi di dividere il mercato con un concorrente che usa il loro stesso marchio.

Rischi→ Nel momento in cui vi deciderete a contestare il marchio che sta usurpando i vostri diritti, potreste non essere più in tempo a farlo a causa del superamento del termine previsto dalla legge.

Per approfondire:
Azioni di Opposizione