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Italiano Quand’è che si parla di volgarizzazione del marchio? Come possiamo evitare che il nostro marchio si volgarizzi e, nel peggiore dei casi, decada?
In questo articolo parliamo di:
Un marchio registrato può decadere se si volgarizza, cioè se – inizialmente percepito correttamente come indicatore di provenienza del prodotto o servizio da una certa impresa – diventa con il passare del tempo la denominazione generica dell’intera categoria dei prodotti o servizi contraddistinti.
In altre parole, se si verifica il cosiddetto “fenomeno della volgarizzazione”, il pubblico non percepisce più il collegamento tra il marchio e il suo titolare, quanto piuttosto ritiene che questo (sia esso parola, immagine o altro) indichi genericamente una intera categoria di prodotti (o servizi). Il marchio è divenuto denominazione abituale del prodotto (o servizio) per il quale è registrato.
In tali ipotesi il marchio ha perduto il suo valore in quanto è venuta meno la sua capacità distintiva. Il marchio volgarizzato perde qualsiasi collegamento con l’azienda di origine per divenire la parola comune che identifica tutti i prodotti (o servizi) dello stesso genere.
Volgarizzazione marchio e giurisprudenza
L’articolo 13, 4) del Codice Italiano della Proprietà Industriale in merito alla volgarizzazione di un marchio dispone che:
“Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”.
Analogamente, l’articolo 58,1 b) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (2017/1001) dispone che:
“Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti … se, per l’attività o inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato”.
Il caso Kornspitz
Riportiamo di seguito la pronuncia della Corte di Giustizia sul caso del Marchio Kornspitz e sua volgarizzazione.
La Corte di Giustizia è stata chiamata a fornire la propria interpretazione sull’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE, secondo la quale:
“Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato”.
Il fatto da cui ha tratto origine la decisione della Corte di Giustizia è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini:
La società austriaca Backaldrin aveva registrato il marchio austriaco KORNSPITZ (denominativo) per prodotti della classe 30. Tale società produceva, con detto marchio, un preparato che forniva prevalentemente ai fornai, che lavoravano il preparato e ne facevano un panino con una forma particolare (oblungo con le estremità appuntite), poi venduto, appunto, con il nome di KORNSPITZ.
La Backaldrin aveva acconsentito a che fornai e distributori vendessero tale pane avvalendosi del marchio KORNSPITZ. I fornai e i distributori di tale prodotto, tuttavia, non si preoccupavano di informare gli acquirenti di tali panini che il nome KORNSPITZ era un marchio registrato di titolarità della Backaldrin, con la conseguenza che gli utilizzatori finali del prodotto percepivano tale nome come la denominazione generica di tale prodotto.
La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulle seguenti tre questioni:
- Se un marchio sia divenuto “generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95 quando
- I commercianti sono consapevoli che si tratta di una indicazione di origine, ma di norma non lo rivelano agli utilizzatori finali e
- Gli utilizzatori finali, anche per tale motivo, percepiscono il marchio come generica denominazione commerciale dei prodotti per i quali il marchio è registrato.
- Se una inattività poteva essere riscontrata per il solo fatto che il titolare del marchio non interviene benché i commercianti non indichino alla clientela che si tratta di marchio registrato”;
- Se un marchio che è divenuto per gli utilizzatori finali una generica denominazione debba essere dichiarato decaduto quando i consumatori finali, per mancanza di alternative equivalenti, devono servirsi di tale denominazione”.
La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente su tutte e tre le questioni sottoposte al suo esame, statuendo, quindi, che:
1) “L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE …deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, il titolare di un marchio si espone al rischio di decadenza di tale marchio relativamente ad un prodotto per cui esso è registrato quando, per il fatto dell’attività o inattività di tale titolare, il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali dello stesso”;
2) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che è possibile qualificare alla stregua di “inattività” ai sensi di tale disposizione la circostanza che il titolare di un marchio che si astenga dall’incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato;
3) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni”.
Esempi di marchi registrati volgarizzati e divenuti nomi generici
Rischiano la volgarizzazione i marchi che identificano prodotti nuovi di una particolare categoria merceologica, per i quali non esistono termini o aggettivi che possano descriverli.
Alcuni esempi celebri di marchi decaduti per volgarizzazione sono Corn Flakes, Cellophane, Premaman, Walkman, Rimmel, ma anche, Kleenex, Kamut… oggi come oggi nomi generici.
Quanti di voi hanno utilizzato uno di questi marchi come semplice sostantivo e non come marchio di prodotto?!
Come evitare la decadenza di un marchio per volgarizzazione
È importante che il titolare del marchio faccia il possibile per evitare che il suo marchio subisca il processo di volgarizzazione. In concreto, occorre in primo luogo che il titolare non utilizzi il proprio marchio come denominazione generica del prodotto; allo stesso tempo, che reagisca quando si accorge che il proprio marchio viene utilizzato in funzione descrittiva da altri; ad esempio, può essere utile ricordare nella pubblicità del prodotto che si tratta di un marchio registrato.
È interessante a questo proposito osservare quanto dispone l’articolo 12 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea ovvero:
“Se la riproduzione di un marchio UE in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione dà l’impressione che esso costituisca nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio UE l’editore dell’opera provvede affinché al più tardi nell’edizione successiva dell’opera la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato”.
Si tratta dell’esempio di una norma che concretamente attribuisce al titolare di un marchio UE la possibilità di opporsi all’uso descrittivo del suo marchio e al maturarsi di un processo di volgarizzazione.
È quello che hanno fatto Ferrero per il marchio Nutella e 3M per i marchi Post-It e Scotch che hanno ottenuto l’aggiunta del simbolo ® sul dizionario.
Nel caso il titolare del marchio abbia fatto del suo meglio, cioè quanto ci si possa ragionevolmente aspettare per evitare la volgarizzazione, il marchio non può essere cancellato per avvenuta volgarizzazione.
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