Depositare e registrare un marchio: quali sono le differenze

Qual è la differenza tra depositare un marchio e registrare un marchio? Quali verifiche è bene attivare prima di procedere al deposito di un marchio? E dopo l’avvenuta registrazione? In questo articolo vi diamo le risposte a tutte queste domande 😉.

 

Innanzitutto, bisogna capire che parliamo di due diversi momenti di vita del marchio. Il deposito di un marchio è un’azione che precede la registrazione di un marchio.

Chiunque può “depositare un marchio”, solo le Autorità competenti possono “registrare un marchio”.

Vediamo nel dettaglio le due fasi e cosa è bene fare in ciascuna di esse.

Depositare un marchio

La prima fase, il deposito di un marchio, è la presentazione della domanda di registrazione di marchio all’autorità competente (tecnicamente detta, appunto, deposito).

Dire quindi “depositare un marchio / deposito di un marchio / marchio depositato” significa “aver presentato la domanda di registrazione presso le autorità competenti”.

In questa fase il marchio non è ancora registrato: esiste una domanda che è stata presentata all’autorità competente per ottenere la registrazione del marchio.

Fatta la domanda, sarà possibile inserire sul segno grafico del marchio il simbolo ™ (simbolo trademark), che sta ad indicare che è stata depositata una domanda di registrazione di marchio all’autorità competente e che si è in attesa di ottenerne la registrazione.

Deposito marchi: quali azioni compiere prima di presentare la domanda

Prima di presentare la domanda di registrazione del marchio, vi invitiamo a far eseguire da un professionista del settore, alcune importanti verifiche il cui esito potrà garantire una conclusione più rapida e certa:

• Il primo step è la verifica di legittimità del marchio che si vuole registrare per accertare che il segno grafico rispetti tutti i requisiti richiesti dalla legge (novità, liceità, verità, distintività) in materia di registrazione ed evitare di ricevere un’obiezione dalle autorità competenti.
• Il secondo step è capire dove registrare il marchio, sia come territori nei quali intendete utilizzarlo, che come mercati di potenziale interesse per il vostro business.
• Il terzo step è far eseguire una ricerca su marchi depositati e registrati, ossia una ricerca di somiglianza: questa vi permetterà di conoscere l’esistenza di un marchio depositato o registrato uguale o simile al vostro.

Vi ricordiamo che non eseguire la ricerca di somiglianza potrebbe comportare spiacevoli conseguenze, come la ricezione, prima o dopo la registrazione, di contestazioni da parte di titolari di marchi anteriori simili o uguali al vostro, con inevitabili ricadute negative, talora fatali, sul vostro business.

Con il deposito del marchio inizia la tutela

Con la domanda di deposito si acquisiscono da subito una serie di diritti a tutela del marchio:

• la possibilità di presentare opposizione contro marchi posteriori in conflitto con il proprio perché simili o uguali;
• in fase di contrattazione, la domanda di marchio può essere ceduta, concessa in licenza o costituire oggetto di pegno o pignoramento.

Inserire le Classi Merceologiche di Nizza in fase di deposito

Premesso che la maggior parte degli Stati al mondo adotta la Classificazione di Nizza nella determinazione dei prodotti e dei servizi, è bene sapere che occorre indicare le classi di Nizza al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio, facendo molta attenzione ai prodotti e servizi dei quali si richiede la tutela.

Infatti, se desiderate, in un secondo momento, aggiungere o modificare le classi merceologiche, sappiate che è possibile farlo solo depositando un’altra domanda di registrazione, in quanto non si può ampliare la protezione di una domanda e/o registrazione già esistente aggiungendo altre classi merceologiche e/o altri prodotti e/o servizi.

Ampliare i Paesi Esteri in cui proteggere il marchio tra fase di deposito e registrazione

Se avete depositato una domanda di marchio, ma in attesa della registrazione decidete di ampliare i Paesi in cui proteggere il vostro marchio, sappiate che potete farlo con alcune precisazioni: a cambiare possono essere infatti le modalità, nel senso che se si vuole estendere posteriormente un marchio internazionale quest’ultimo deve essere già registrato; la registrazione del primo marchio non è invece condizione necessaria se si presentano domande di marchi nazionali esteri.

Occorre precisare che “l’aggiunta di altri Paesi alla registrazione di un marchio” può avvenire in due modi:

• depositando nuove domande di registrazione di marchio negli Stati di Vostro interesse: questo si può certamente fare prima che il Vostro “primo marchio” sia giunto a registrazione;

anzi a questo riguardo tenete sempre presente che esiste il diritto di priorità del marchio entro i sei mesi dalla data del primo deposito;

• presentando una domanda di estensione posteriore ed ampliare territorialmente l’efficacia del marchio internazionale a quei Paesi che sono diventati di vostro interesse (naturalmente deve trattarsi di Stati che hanno aderito alle Convenzioni in materia di marchio internazionale). In questo secondo caso, però, il marchio internazionale deve essere già registrato.

Quanto tempo passa tra depositare un marchio e registrare un marchio?

Il tempo che separa le due fasi – deposito del marchio e registrazione del marchio – è variabile a seconda dello Stato nel quale la domanda di marchio viene presentata.

In primo luogo, i tempi di registrazione si allungano se viene presentata un’opposizione alla registrazione del marchio.

A prescindere dall’opposizione, inoltre, i tempi sono diversi da Stato a Stato: può trattarsi di pochi mesi (ad esempio, nel caso del marchio dell’Unione Europea di solito la registrazione sopraggiunge piuttosto rapidamente, dopo quattro o cinque mesi dal deposito della domanda) oppure di uno o più anni (ad esempio in Brasile il tempo medio di registrazione è di circa due anni dalla data di deposito).

In Italia variano a seconda dei carichi di lavoro dell’ufficio al quale spetta l’esame delle domande (UIBM). Mediamente possiamo stimare che la registrazione avvenga in un lasso di tempo compreso tra i sette e di dieci mesi dal deposito della domanda di marchio.

Certamente la registrazione non può intervenire prima di quattro o cinque mesi dal deposito della domanda di marchio perché la legge dispone che quest’ultima, una volta superato l’esame dell’ufficio, venga pubblicata e che dalla data di pubblicazione vi siano tre mesi di tempo per i terzi titolari di diritti anteriori per presentare un’opposizione alla registrazione.

Registrare un marchio

L’autorità competente, esaminata la regolarità formale della domanda di deposito e la sussistenza di una serie di requisiti che sono variabili a seconda dello Stato che valuta la domanda e, qualora non siano sorti ostacoli durante l’iter (o nel caso essi vengano superati), procederà alla registrazione effettiva emanando il certificato di registrazione del marchio che ne attesta, appunto, la concessione. È l’atto conclusivo dell’iter della domanda e ne attesta l’accettazione da parte dell’ufficio competente.

Solo al termine di questa fase possiamo dire che il marchio è registrato e sarà possibile apporre sul segno grafico del marchio il simbolo di ®.

Attenzione: Facciamo notare che inserire il simbolo di registrazione su un marchio non registrato è un’azione illecita perché non conforme al vero. Non deve assolutamente essere apposta se il marchio non è registrato, poiché questo costituisce reato in alcuni Paesi!

Tutelare un marchio dopo la registrazione

Il marchio registrato, ahimé, non si tutela da solo! È necessario, anche in questa fase, eseguire (o far eseguire) degli importanti step. Andiamoli a vedere:

• Il primo step è usare “effettivamente” il marchio registrato: se infatti si registra un marchio, ma poi non lo si utilizza, il marchio può essere annullato.
  Ad esempio, nell’ambito dell’Unione Europea, la normativa stabilisce che un marchio U.E. deve formare oggetto di un serio uso effettivo nell’Unione Europea per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione; inoltre, l’uso non può essere interrotto per più di cinque anni.
  Negli Stati Uniti ad esempio è necessario presentare una dichiarazione di uso tra il quinto e il sesto anno dalla data di registrazione del marchio; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’Ufficio Marchi degli Stati Uniti cancellerà il marchio dal Registro. Se una registrazione viene cancellata, sarà necessario presentare una nuova domanda di marchio per ottenere una nuova registrazione.
  Per evitare problemi, il nostro suggerimento è di contattare il vostro consulente di fiducia per sapere cosa dispone la normativa sui marchi nello Stato in cui si è ottenuta la registrazione.
• Il secondo step è attivare un servizio di sorveglianza che monitori il mercato di riferimento per “bloccare” in tempo utile eventuali domande di registrazione di marchi simili o uguali al vostro. Perché se non lo fate tempestivamente, saranno problemi per il vostro business…
• Il terzo step è evitare la volgarizzazione del marchio, ossia diventi, con il trascorrere del tempo, la denominazione generica di un’intera categoria di prodotti o servizi.