Si può aggiungere una classe merceologica a un marchio registrato?

Purtroppo non è possibile aggiungere una classe merceologica a un marchio registrato. È necessario intervenire diversamente. Vediamo perché.

L’importanza d’inserire le classi merceologiche quando si registra un marchio

Quando si deposita una domanda di marchio siamo obbligati a specificare quali prodotti e servizi intendiamo proteggere con il nostro marchio. Per farlo, dobbiamo indicare in quale classe merceologica della Classifica di Nizza vogliamo registrare il marchio.
(Ricordiamo che la Classifica di Nizza è un sistema di classificazione internazionale; è un elenco utile ai fini amministrativi, suddiviso in prodotti o servizi, costantemente aggiornato per soddisfare le esigenze del mercato e delle imprese).

La selezione di una o più classi merceologiche è fondamentale per determinare il perimetro di tutela del marchio.

Una volta presentata la domanda di deposito, non è possibile aggiungere nulla a quella domanda (o se si parla di marchio già registrato, a quella registrazione).

Non si può in alcun modo ampliare l’oggetto di protezione del marchio, né aggiungere prodotti e/o servizi (sia pure nell’ambito di una stessa classe merceologica, a meno che non si tratti di specifiche che non abbiano, per l’appunto, l’effetto di estendere la protezione del marchio ma solo di meglio delineare il prodotto e/o servizio) né, tanto meno, aggiungere una o più classi merceologiche. Quello che è possibile fare è limitarla, rinunciando a prodotti e/o servizi o anche ad una o più classi merceologiche.

Possiamo limitare l’area di tutela del nostro marchio ma non espanderla!

Attenzione, però: questo non significa che se io ho presentato il marchio denominativo “Eva Troiani” per contraddistinguere prodotti cosmetici nella classe merceologica n.3 successivamente non possa presentare la stessa identica dicitura “Eva Troiani” (denominativo) per contraddistinguere articoli di bigiotteria nella classe 14.

Potrò farlo; ma si tratterà di un marchio che, pur essendo di fatto identico al primo in quanto marchio verbale costituito dalle stesse parole, sarà diverso perché assumerà una nuova data di deposito (e, quindi, una protezione diversa dal primo marchio dal punto di vista temporale), un nuovo numero identificativo e rispetto al quale occorrerà pagare ex novo le tasse di deposito.

In poche parole si dovrà procedere a una nuova registrazione del marchio.

Vediamo però più in dettaglio la questione delle tasse di deposito di un marchio.

Risparmiare con la giusta scelta delle classi merceologiche

Poniamo il caso che io depositi la domanda di marchio dell’Unione Europea “Eva Troiani” nella classe 3; dovrò versare all’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) 850 Euro di tasse, che corrispondono alla cifra richiesta dall’ufficio europeo per la proprietà intellettuale per la richiesta di registrazione in una classe.

Se tra sei mesi, uno, o più anni vorrò aggiungere anche la bigiotteria come tipologia di prodotti da tutelare per il mio business, dovrò registrare il marchio anche nella classe 14 e depositare di nuovo il marchio “Eva Troiani” nella classe 14, pagando di nuovo Euro 850 di tasse all’ufficio.

Se sono stata invece lungimirante e ho immaginato fin dall’inizio di poter usare il mio marchio sia per prodotti cosmetici che per articoli di bigiotteria, avrò depositato direttamente un’unica domanda di registrazione in due classi, la 3 e la 14, pagando all’EUIPO solo Euro 900, che è la cifra prevista per il deposito del marchio in due classi.
Bel risparmio, no?!!

Conviene individuare esattamente tutti i possibili usi del proprio marchio nel breve/medio periodo per ottimizzare i costi, tutelare al meglio il vostro business e non dover aggiungere in un secondo momento una classe merceologica!!

Quali insidie nasconde l’elenco delle classi merceologiche: il rischio di confondibilità

Le voci dell’elenco delle classi merceologiche della Classifica di Nizza possono racchiudere un solo tipo di prodotto come la classe 23: “Fili per uso tessile” o tanti prodotti che possono essere molto diversi tra loro come la classe 20: “Mobili, specchi, cornici; contenitori, non di metallo, per lo stoccaggio o per il trasporto; Osso, corno, balena o madreperla, allo stato grezzo o semilavorato; Conchiglie; Spuma di mare; Ambra gialla”; o la classe 9 “indumenti di protezione contro gli infortuni, amplificatori del suono, calcolatrici, occhiali”.

Se un profano del settore effettua una ricerca di somiglianza nella classe 9, potrebbe trovare che la parola che vuole registrare come marchio per contraddistinguere “occhiali” è già stata registrata nella classe 9 per “calcolatrici”. In questa ipotesi si tratterebbe di identica parola per prodotti che sono inclusi nella stessa classe; tuttavia, appare molto difficile sostenere un rischio di confusione tra prodotti tanto diversi, nonostante siano collocati nella stessa classe.

Allo stesso modo, la circostanza che prodotti (o servizi) siano inclusi in classi merceologiche diverse non implica necessariamente il riconoscimento di una loro diversità.

Ad esempio, la birra è protetta nella classe merceologica 32, mentre il vino è incluso nella classe 33. Tuttavia, secondo le direttive dell’EUIPO  concernenti l’esame sui marchi dell’Unione Europea:

“vi è una somiglianza tra diverse bevande alcoliche della classe 33 e tra l’ampia categoria delle bevande alcoliche e la birra nella classe 32”.

A questo proposito è chiaro quanto disposto dall’articolo 33,7) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (2017/1001), secondo il quale:

“I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell’ambito della classificazione di Nizza”.

Tale principio è stato ribadito anche dalla Commissione dei Ricorsi nella sentenza numero 14/14 (ricorso n.7339), che ha rigettato una domanda di marchio nella classe 43 (ristorazione, alimentazione; alloggi temporanei), giudicata confondibile con un marchio anteriore nella classe 39 che contraddistingueva servizi portuali (trasporto imballaggio e deposito di merci, organizzazione di viaggi).

La Commissione dei Ricorsi ha contestato l’affermazione dell’Esaminatore secondo cui nessuna somiglianza sarebbe ravvisabile tra i servizi della classe 43 e quelli della 39. Al contrario, la Commissione dei Ricorsi ha affermato che:

“Attraverso un’interpretazione evolutiva delle categorie merceologiche e dei servizi, altrimenti bloccate nella loro fissità originaria, le attività afferenti all’esercizio portuale, per come esse oggi si sono evolute e sviluppate nella realtà da tutti percepita, non solo non escludono ma normalmente comprendono anche le varie attività di ristorazione, esercitate in tante e diverse forme (il self-service; le trattorie o i ristoranti; i bar ristoro, i club con servizi di ristorazione, i pub, ecc.). Non può, pertanto, ritenersi esclusa la confondibilità in ragione di una diversità solo formale delle categorie, per le quali viene chiesta la registrazione, senza compiere un’analisi che faccia riferimento alle vicende storico-evolutive delle attività e dei servizi portuali, quali si sono manifestate in questi ultimi decenni della vita economico-sociale dell’Occidente”.

Tutto ciò fa comprendere quanto sia importante confrontarsi con un esperto del settore marchi per la giusta scelta del marchio e l’identificazione corretta delle classi merceologiche, al fine di evitare una confondibilità tra marchi che potrebbe comportare danni al vostro business.

La scelta delle classi merceologiche diventa quindi un momento molto delicato. Vi consigliamo vivamente di affidarvi a un professionista perché solo così potrete assicurarvi l’assistenza giusta per orientarvi nella scelta e nella stesura della descrizione da presentare al momento della deposito!

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Lo Studio dell’Avv. Eva Troiani resta a vostra completa disposizione per domande, informazioni e assistenza per la scelta delle classi merceologiche del vostro marchio e per la sua la tutela!