Registrare un marchio negli Stati Uniti d’America

Esistono due possibilità per proteggere il proprio marchio negli Stati Uniti:

•       depositare una domanda di registrazione di marchio statunitense

•       designare gli Stati Uniti attraverso la procedura del marchio internazionale.

Quali tipi di marchio si possono registrare negli USA

Sono registrabili come marchi le parole, i nomi, i simboli, le figure o le loro combinazioni. Il titolare del marchio può essere una persona fisica, una società per azioni, una società di persone, una società a responsabilità limitata o un altro tipo di entità legale.

Gli Stati Uniti aderiscono alla Classificazione di Nizza. Quindi si potrà scegliere qui in quali classi registrare il proprio marchio.

Procedura di deposito e registrazione negli USA

Prima di depositare la domanda di marchio, è importante avere chiaro se la domanda di marchio deve essere basata sull’uso attuale ed esistente del marchio negli Stati Uniti oppure sull’intenzione di usare il marchio in futuro. In quest’ultimo caso entro sei mesi dalla notizia di concessione (“notice of Allowance”) sarà necessario depositare lo “Statement of Use” (l’uso del marchio negli Stati Uniti, quindi, deve essere iniziato e dimostrabile).

Al fine di evitare l’abbandono della domanda di marchio, è anche possibile depositare una richiesta di estensione dei termini (di sei mesi) per il deposito dello “Statement of Use”. Possono essere depositate un totale di cinque richieste di estensione.

Dopo il deposito, l’Esaminatore compie una indagine approfondita della domanda di marchio, inclusa la ricerca di marchi anteriori confliggenti. Nel caso l’Esaminatore ravvisi qualche impedimento alla registrazione del marchio, emette una azione ufficiale.

È possibile replicare all’azione ufficiale entro sei mesi oppure la domanda di marchio sarà considerata abbandonata.
Qualora l’Esaminatore emetta un provvedimento di rifiuto definitivo del marchio, il titolare della domanda di marchio potrà presentare appello di fronte al Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

Nell’ipotesi in cui nessuna obiezione venga emessa dall’Ufficio, o nel caso il rifiuto sia stato superato a seguito dell’accoglimento delle argomentazioni di una memoria difensiva, la domanda di marchio verrà pubblicata sulla locale Gazzetta dei Marchi.

Terzi interessati disporranno del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione per depositare eventuali opposizioni alla registrazione del marchio oppure una richiesta di proroga dei termini per presentare l’opposizione.

Validità e durata di un marchio negli USA: Le dichiarazioni giurate

Per mantenere in vita la registrazione di un marchio, è necessario depositare per tempo una serie di documenti.  Alcune tra il 5°e il 6° anno dalla data di registrazione, altre tra il 9° e 10° anno. Vediamole insieme:

La Dichiarazione giurata d’Uso per i marchi registrati negli Stati Uniti

Tra il quinto e il sesto anno dalla data di registrazione del marchio è necessario depositare una dichiarazione giurata nella quale si afferma che il marchio è utilizzato nel territorio statunitense. La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ed è obbligatoria per mantenere in vita il marchio; lo scopo della normativa è quello di rimuovere dal Registro i marchi che non sono più utilizzati. È previsto un periodo di grazia di sei mesi dopo la scadenza durante il quale è possibile depositare la Dichiarazione Giurata pagando una tassa aggiuntiva.

Nella Dichiarazione Giurata si attesta che i prodotti (o servizi) che sono elencati nel certificato di registrazione del marchio sono effettivamente utilizzati nel territorio statunitense; è possibile cancellare dall’elenco i prodotti/servizi per i quali il marchio non è utilizzato.

Assieme alla Dichiarazione devono essere presentati alcuni esemplari del marchio per ciascuna classe di prodotti o servizi rivendicata nella registrazione: esempi di esemplari accettati dall’Ufficio Marchi degli Stati Uniti sono le etichette per i prodotti e il materiale pubblicitario per servizi.

La Dichiarazione giurata di Non Uso Scusabile per i marchi registrati negli Stati Uniti

La legge statunitense prende in considerazione l’eventualità di un “non uso scusabile”: esiste la “Dichiarazione di non uso scusabile”, che è una dichiarazione giurata nella quale si attesta che il marchio non è usato in ragione di circostanze particolari e che non si ha intenzione di abbandonare il marchio. Tale dichiarazione deve contenere, inter alia, l’indicazione della data di ultimo uso del marchio e quella approssimativa in cui si presume che tale uso ricomincerà, oltre ai dettagli riguardanti i motivi del non uso.

Il non uso dovuto a una flessione della domanda del prodotto non costituisce “non uso scusabile”.

La Dichiarazione giurata di Incontestabilità per i marchi registrati negli Stati Uniti

La legge statunitense prevede, inoltre, la possibilità di depositare la “Dichiarazione di Incontestabilità” (non obbligatoria ma facoltativa): si tratta di una dichiarazione giurata, depositata dal titolare di un marchio registrato nel Registro Principale, che rivendica l’incontestabilità* dei suoi diritti di marchio per i prodotti/servizi specificati nella dichiarazione.

Tale Dichiarazione non può essere depositata se non è possibile dimostrare che il marchio è stato usato continuativamente negli Stati Uniti per almeno cinque anni dalla data di registrazione e che è tutt’ora in uso.

La Dichiarazione di Incontestabilità deve contenere, tra le altre cose, la dichiarazione che non sono stati emessi giudizi definitivi contrari alla titolarità del marchio o al diritto di registrare il marchio e che non ci sono giudizi pendenti davanti all’Ufficio Marchi Statunitense o l’Autorità Giudiziaria che coinvolgono il marchio.

* Quando un marchio diviene incontestabile, non è più possibile per terze parti sollevare alcuni argomenti di contestazione; ad esempio, i terzi perdono la possibilità di affermare che il marchio è meramente descrittivo dei prodotti/servizi rivendicati. Occorre tenere presente che il marchio non è totalmente inattaccabile e che può essere fatto oggetto di contestazione per alcune ragioni (tra le quali, ad esempio, l’abbandono per non uso, l’avvenuta volgarizzazione o il fatto che la dichiarazione di incontestabilità sia stata ottenuta con la frode).

Altre dichiarazioni: La Dichiarazione d’uso e domanda di rinnovo

Tra il nono e il decimo anno dalla data di registrazione, e successivamente ogni dieci anni, occorrerà depositare una “Dichiarazione di uso e domanda di rinnovo”.

La registrazione di marchio negli Stati Uniti è soggetta a cancellazione in caso di mancato uso per tre anni consecutivi.

Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti su come registrare un marchio negli Stati Uniti d’America e sul disbrigo di tutte le pratiche relative alle diverse dichiarazioni.