Contraffazione marchio e risarcimento danni in Italia

Di solito nelle cause di contraffazione del marchio viene richiesta la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni.
Le principali norme di riferimento sono l’articolo 2043 del codice civile e l’articolo 125 del Codice della Proprietà Industriale.

L’articolo 2043 del codice civile dispone che:

“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Quali prove fornire in caso di contraffazione del marchio

Ne consegue che colui che chiede il risarcimento deve fornire le seguenti 3 prove:

1. che vi è stato un comportamento doloso (intenzionale) o colposo (caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da parte del contraffattore;
2. la presenza di un danno nel suo patrimonio;
3. che tale danno è stata la conseguenza del comportamento del contraffattore (esistenza di un nesso di causalità)

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti la colpa del contraffattore si presume quando oggetto della contraffazione sia un marchio registrato, che è sottoposto ad un regime di pubblicità legale.

Allo stesso modo nel caso del marchio di fatto, tutelato anche dalla normativa sulla concorrenza sleale, la colpa del contraffattore si presume in base all’articolo 2600, 3) del codice civile, secondo cui “accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume”.

Quantificazione del danno per la contraffazione di un marchio

Per quanto riguarda invece la quantificazione del danno, si applicano i criteri normalmente usati nel caso di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., ovvero il danno emergente e il lucro cessante.

Nel danno emergente sono comprese tutte le spese che il danneggiato ha dovuto sostenere a causa della contraffazione, tra le quali, ad esempio, le spese legali e le spese pubblicitarie che sono state affrontate per neutralizzare gli effetti della contraffazione. Si considera elemento del danno emergente anche la riduzione del valore del marchio del danneggiato a seguito della contraffazione.

Di maggiore complessità si presenta la quantificazione del lucro cessante, che di solito viene effettuata sulla base di tre criteri, talora applicati cumulativamente e talora alternativamente:

1. i mancati guadagni del titolare del marchio, non realizzati a causa della contraffazione;
2. le royalties che sarebbero state versate dal contraffattore al danneggiato se le parti avessero stipulato un contratto di licenza;
3. i guadagni realizzati dal contraffattore a seguito della contraffazione.

Il parere della Cassazione

Nella determinazione del danno soccorre anche quanto disposto dall’articolo 1226 del codice civile italiano, secondo cui:

“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

In base alle norme che disciplinano l’onere della prova – e in particolare al disposto dell’articolo 2697, comma 1) del codice civile italiano

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”

si esige che colui che chiede il risarcimento del danno sia in grado di fornire la prova del danno, ad esempio mostrando i dati relativi alla contrazione delle vendite e dei profitti verificatisi nel periodo successivo al verificarsi dell’evento lesivo.

In una causa sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, il ricorrente formulava il seguente quesito di diritto:

“Se sia conforme ai disposti di cui agli artt. 1226 e 2697 c.c., nella liquidazione del danno a seguito di contraffazione del marchio, ricorrere al criterio equitativo, in assenza di alcuna prova da parte del titolare del diritto di marchio della contrazione di vendite subita o del calo di fatturato patito a causa dell’asserito illecito, prendendo come riferimento il solo dato delle vendite effettuate dall’impresa contraffattrice”.

La risposta della Corte di Cassazione è stata affermativa. In particolare, la Corte sostiene che:

“Deve affermarsi il principio secondo il quale il danno cagionato all’impresa titolare del marchio contraffatto non necessariamente consiste in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato, rispetto al periodo precedente considerato, potendo esso manifestarsi solo in una riduzione del potenziale di vendita e quindi consistere in una minore crescita delle vendite, senza che si abbia una corrispondente riduzione od un calo rispetto agli anni precedenti considerati. Ciò accade, infatti, quando le vendite sono in crescita nel corso del periodo preso in considerazione e, in tali casi, non si manifesta alcun calo o riduzione delle vendite, pur potendosi manifestare un danno da riduzione del potenziale”.

Prescrizione del reato per contraffazione di un marchio

Per quanto riguarda la prescrizione, si applica l’articolo 2947 del codice civile, secondo cui:

“il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”

ma

“in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.

Risarcimento del danno in caso di contraffazione del marchio

L’articolo 125, 1) del Codice della Proprietà Industriale dispone che

“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.

L’articolo 125, comma 2 stabilisce che

“la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un rapporto non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto di uso”.

In questo modo, il giudice può superare eventuali difficoltà nella quantificazione del danno.

L’articolo 125, comma 3, infine, stabilisce che

“in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento”.

Questo criterio, cumulabile con il danno emergente, si rivela particolarmente utile quando il titolare del marchio abbia subito scarse o nulle flessioni del suo fatturato a seguito della contraffazione.

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