Opposizione a una domanda di marchio della UE

Riguardo l’opposizione a una domanda di marchio dell’Unione Europea l’articolo 46, 1) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001 dispone che:

“Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione Europea può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio”.

I tempi per presentare opposizione alla registrazione di un marchio sono dunque molto brevi per cui è sempre consigliabile attivare azioni di monitoraggio del vostro marchio!

Chi può presentare opposizione a una domanda di marchio dell’Unione Europea

I soggetti legittimati al deposito dell’opposizione sono i titolari delle domande o delle registrazione delle seguenti categorie di marchi anteriori e i licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi:

1. marchi dell’Unione Europea;
2. marchi nazionali di uno Stato membro dell’Unione Europea;
3. marchi internazionali designanti l’Unione Europea;
4. marchi internazionali designanti uno Stato membro dell’Unione Europea;
5. marchi notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.

A tali categorie vanno aggiunti:

• il titolare di un marchio che presenta opposizione contro il deposito effettuato in mala fede dall’agente o rappresentante;
• il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale,

“se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione Europea o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione Europea e il contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”.

• Qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica… se era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica…anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione o la denominazione di origine o l’indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Per quali motivi presentare opposizione a una domanda di marchio dell’Unione Europea

I motivi dell’opposizione possono essere (articolo 8, regolamento sul marchio dell’Unione Europea):

• Il marchio richiesto è identico al marchio anteriore e identici sono anche i rispettivi prodotti e/o servizi;
• A causa dell’identità o della somiglianza del marchio richiesto col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei rispettivi prodotti o servizi sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore;
• Il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per quali si richiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, se quest’ultimo goda di notorietà e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

L’iter dell’opposizione a una domanda di marchio dell’Unione Europea

Dopo l’esame formale dell’atto di opposizione, l’Ufficio Comunitario concede alle parti un periodo di tempo (prorogabile su istanza congiunta delle parti fino ad un massimo totale di 24 mesi) durante il quale raggiungere un accordo amichevole (cooling off period). Durante il periodo del cooling off ciascuna delle parti può unilateralmente chiedere all’Ufficio Comunitario che sia ripresa la procedura contenziosa (opting out).
Dopo il decorso del cooling off (o prima, in caso di opting out) ha inizio il procedimento di opposizione, con possibilità di presentare argomentazioni e prove a sostegno delle proprie ragioni.
Contro la decisione della divisione di opposizione è data possibilità di ricorrere alle Commissioni di Ricorso dell’UAMI.

Se volete presentare opposizione ad un marchio dell’UE, potete consultare lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani che vi offrirà la dovuta consulenza sulle modalità e le procedure. A tal proposito vi invitiamo alla lettura di “azioni di opposizioni a un marchio” dove descriviamo come lo Studio può apportarvi assistenza e consulenza.