Marchio Notorio nel marchio dell’Unione Europea

Si definisce Marchio Notorio il marchio conosciuto estesamente e stabilmente da una parte significativa del pubblico interessato.

Nozione di notorietà nel marchio dell’Unione Europea

Per quanto attiene alla nozione di “notorietà” nel marchio dell’Unione Europea, essa

“presuppone un certo grado di conoscenza presso il pubblico pertinente, grado che deve essere considerato raggiunto se il marchio comunitario (ora dell’Unione Europea) è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”

(sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015, C-125/14, punto 17).

La Corte di Giustizia precisa, inoltre, che

“nell’esaminare tale condizione, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”

(sentenza in esame, punto 18).

Quando è provata la notorietà di un marchio dell’Unione Europea?

La sentenza della Corte di Giustizia C-125/14 del 3 settembre 2015 dà risposta ad alcune domande relative a quando possa ritenersi provata la notorietà di un marchio dell’Unione Europea

Le domande sono:

È possibile sostenere la notorietà di un marchio dell’Unione Europea quando essa sia provata in un solo Stato oppure è indispensabile che la prova della notorietà coinvolga necessariamente più Stati dell’Unione Europea ed eventualmente quanti e quali?

Risposta: Se la notorietà può essere provata anche se esistente in riferimento ad un solo Stato membro – la Corte di Giustizia afferma che

“il requisito della notorietà deve considerarsi soddisfatto qualora il marchio comunitario (ora dell’Unione Europea) goda di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione: una siffatta parte può eventualmente corrispondere, in particolare, al territorio di un solo Stato membro”

(sentenza in esame, punto 19).

È possibile contestare un marchio nazionale posteriore affermando di essere titolari di un marchio dell’Unione Europea notorio se la notorietà non si estende, però, allo Stato del marchio nazionale che si vuole contestare?

Risposta: Dalla risposta alla prima domanda deriva la risposta anche alla seconda domanda, in quanto

“laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario (ora dell’Unione Europea) anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro …al titolare di tale marchio non può essere richiesto di fornire la prova di tale notorietà nel territorio dello Stato membro in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto di opposizione”.

(sentenza in esame, punto 20).