Come dimostrare l’uso effettivo di un marchio UE

Se il marchio sul quale si basa l’opposizione in ambito dell’Unione Europea è registrato da oltre cinque anni il titolare del marchio contestato può chiedere all’opponente di dimostrare che vi sia stato un uso effettivo del marchio anteriore nel territorio di riferimento, nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell’Unione Europea che viene contestato ( articolo 47, commi 2 e 3 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001).

Il marchio anteriore deve essere stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio dell’Unione Europea. Non potrà essere considerata sufficiente, a tali fini, una utilizzazione fatta al solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza dell’Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi più volte su quali siano le prove idonee alla dimostrazione dell’uso del marchio.

Secondo la sentenza della Tribunale UE VITAFRUIT 8 luglio 2004, T-203/02, punti 21 e 41

“sull’importanza dell’uso che ne è stato fatto del marchio anteriore occorre considerare il volume degli scambi di tutti gli atti di uso, da un lato, e la durata del periodo durante il quale sono stati effettuati gli atti di uso e la frequenza di tali atti”.

Inoltre

“il fatturato e la quantità delle vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere valutati in termini assoluti, ma devono essere correlate ad altri fattori rilevanti, come il volume di attività, capacità di produzione commerciale o di marketing o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio e le caratteristiche dei prodotti o servizi sul mercato rilevante.
Pertanto, non è necessario che l’uso del precedente sia sempre quantitativamente importante per essere ritenuto effettivo. Un uso anche minimo può essere ritenuto sufficiente per essere ritenuto effettivo purché considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio.”

Il Tribunale UE, inoltre, nella sentenza 4/07/2014 (causa T-345/13), ha avuto recentemente modo di pronunciarsi sulla idoneità della prova d’uso resa nel settore edilizio mediante la produzione di fatture emesse nei confronti dei fornitori.

La società opponente, che era stata chiamata a dimostrare l’uso del proprio marchio nell’ambito dei servizi di costruzione della classe 37, aveva prodotto una serie di fatture dimostranti l’acquisto di beni o servizi connessi all’attività di costruzioni, quindi fatture emesse non nei confronti dei clienti ma dei fornitori.

IL Tribunale UE ha confermato quanto stabilito sia dalla Divisione di Opposizione dell’UAMI che dalla Commissione di Ricorso, che avevano ritenuto tali documenti inidonei a dimostrare l’uso del marchio per i servizi da esso designati. Tali documenti erano idonei a dimostrare il rapporto con i fornitori ma non sufficienti alla dimostrazione dell’uso pubblico del marchio verso l’esterno.
A tale proposito ricordiamo l’importanza che il marchio sia usato pubblicamente e verso l’esterno.

Anche l’UIBM con la decisione del 27/10/2014 (sull’opposizione n.32/2012) ha preso posizione sulla valutazione della prova dell’uso effettivo di un marchio dell’Unione Europea (ex marchio Comunitario), nel caso in cui tale prova non faccia alcun riferimento al mercato italiano.

Nel caso in esame, la parte che aveva subìto l’opposizione (di seguito il richiedente) aveva richiesto la prova d’uso dei marchi comunitari che l’altra parte aveva posto a base dell’opposizione.

Il richiedente aveva poi obiettato che, a prescindere dall’effettività, la prova fornita aveva riguardato esclusivamente la Spagna e la Francia.

A tal riguardo l’UIBM risponde rilevando che

“Il procedimento di opposizione di recente introdotto nel nostro ordinamento costituisce un regime speciale, di natura amministrativa … con le sue specificità proprie al nostro diritto, ma che non si sottrae ai fondamentali del diritto comunitario sul marchio ed ai principi interpretativi della Corte di Giustizia”.

In particolare, il riferimento è al carattere unitario dei marchi dell’Unione Europea, che producono gli stessi effetti in tutta la Comunità e che

“sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio comunitario”.

L’opinione dell’UIBM riguardo la prova d’uso del marchio dell’Unione Europea (che non sia dimostrabile in Italia ma che lo sia in altri Paesi dell’Unione) è che

“se la prova d’uso non dovesse essere accettata aprioristicamente, sulla base della non pertinenza al territorio italiano, il titolare di un diritto di marchio dell’Unione Europea, che si vuole sia unitario e ugualmente tutelabile in qualsiasi Stato membro dell’Unione, non potrebbe esercitarlo nel nostro Paese con successo, quando intendesse farlo valere in un procedimento di opposizione avverso un marchio nazionale… In tale ipotesi, s’ingenererebbe un’inaccettabile situazione di discriminazione e disuguaglianza con altri titolari di marchi comunitari, in palese violazione degli obblighi assunti dal nostro Paese con l’adesione all’Unione ed ai principi del suo ordinamento”
(punto 11 della decisione).

L’Esaminatore prosegue affermando che

“Se la soluzione della questione della prova d’uso del marchio dipendesse dall’ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe derivarne, per i titolari dei marchi, una tutela variabile in funzione della legge di volta in volta applicabile, cosicché l’obiettivo di una medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri non sarebbe raggiunto”
(punto 12 della decisione).