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Italiano Quando possiamo affermare che un marchio, privo di carattere distintivo all’origine, acquisisce distintività con l’uso che ne viene fatto?
Cos’è il carattere distintivo in un marchio e come si acquisisce
Il carattere distintivo in un marchio è quel quid che lo rende unico e non confondibile con altri marchi agli occhi del consumatore (principalmente avviene con la grafica o con il naming).
Se il marchio è privo di carattere distintivo molto probabilmente non otterrà l’ok alla registrazione da parte degli organi competenti. L’unica strada che può intraprendere, per raggiungere questo obiettivo, sarà dimostrare come, nel tempo, tramite l’uso che si è fatto del marchio, sia divenuto familiare a un vasto pubblico. Questo processo di acquisizione di notorietà è chiamato SECONDARY MEANING.
Acquisizione di carattere distintivo in un marchio della UE tramite uso: un caso concreto
In questo articolo andiamo ad approfondire come debba avvenire tale acquisizione in un marchio dell’Unione Europea, (oggetto, per sua natura, all’unitarietà) secondo il parere della corte di Giustizia Europea intervenuta con sentenza del 6 Settembre 2018 (causa C-547/17 P).
La società della presente causa è titolare di un marchio UE: è un marchio figurativo costituito da tre fasce verticali colorate ed è stato già ritenuto privo di distintività e per questo oggetto di impedimento assoluto alla registrazione.
La società ha dimostrato che detto marchio, nel tempo, ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto in Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, cioè in quattro Stati membri dell’Unione Europea la cui popolazione costituisce circa il 40% della popolazione totale della UE. A giudizio di tale società, l’acquisizione del carattere distintivo è stato dimostrato in una parte significativa dell’Unione Europea e quindi il marchio può essere ora registrato.
La Corte di Giustizia interviene per precisare (paragrafi 24 e 25) che un segno può essere registrato come marchio dell’Unione Europea solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva all’origine tale carattere.
“Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo ab initio nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione”.
È anche vero, però, che, sebbene l’acquisizione di carattere distintivo debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva un carattere del genere,
“sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun Stato Membro”
(paragrafo 26 della decisione).
Ma allora … perché non è sufficiente la dimostrazione in un territorio corrispondente al 40% della popolazione UE?
La Corte spiega che:
“sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione di un marchio privo ab initio di carattere distintivo nel complesso degli stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione”
(paragrafo 28 della sentenza).
Il principio è che,
se il marchio è privo di capacità distintiva in tutta la UE,
la prova dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso
deve riguardare tutti gli Stati membri e non solo una loro parte,
per quanto significativa a livello di popolazione.
A conclusione, e per completezza d’informazione, va altresì detto che la società titolare del marchio aveva asserito l’avvenuta acquisizione di carattere distintivo anche in altri paesi dell’Unione europea (Austria, Germania, Belgio, Spagna e Ungheria), portando come prova fatture e dati relativi alle vendite. Tali documenti però non dimostrano la conoscenza del marchio da parte di una clientela che può determinare l’acquisizione di carattere distintivo ma un rapporto con i fornitori e distributori. Pertanto la Corte di Giustizia non ha accolto tali prove.
A Giugno 2019 anche Adidas sì è vista annullare il suo marchio a tre strisce dal Tribunale della UE proprio perché non è riuscita a dimostrare il carattere distintivo del suo marchio a livello europeo (ha presentato prove a supporto della sua tesi solo in 5 dei 28 paesi dell’Unione Europea).
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