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Italiano Il presupposto della somiglianza di marchi deve necessariamente sussistere affinché si possa sostenere che un marchio abbia tratto indebito profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà di altro marchio anteriore.
Tale concetto, oltre a ritrovarsi nella norma di riferimento, è espresso chiaramente nella sentenza del Tribunale UE del 16 luglio 2014 (causa T-36/13), qui in esame.
La pronuncia trae origine dalla seguente vicenda:
Il 26 aprile 2010 il richiedente presentava una domanda di registrazione per il marchio comunitario (detto ora marchio dell’Unione Europea) (che vedete in foto) nelle classi 3, 14, 18 e 35.
Il 29 settembre 2010 l’opponente presentava opposizione contro il marchio basandola sui seguenti marchi anteriori: comunitario figurativo No. 7008477, registrato nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 e 41 e il marchio italiano No. 782515, registrato per i prodotti delle classi 25 e 28.
L’opposizione si fondava sulla
confondibilità tra marchi dovuta ad identità o somiglianza tra i marchi in comparazione ed identità o somiglianza tra i prodotti o servizi per i quali i marchi sono stati richiesti
(articolo 8, paragrafo 1, lettera b del Regolamento del marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001)
e sulla
irregistrabilità del marchio identico o simile a quello anteriore anche per prodotti o servizi non simili se il marchio anteriore gode di notorietà, nella Unione se marchio dell’Unione Europea o nello Stato se marchio nazionale, e se dall’uso che ne viene fatto senza giusto motivo sia possibile trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recargli pregiudizio
(articolo 8, paragrafo 5 del medesimo Regolamento)
La Divisione di Opposizione (con decisione confermata dalla Commissione dei Ricorsi) respingeva l’opposizione in quanto – in merito al primo motivo di opposizione – considerava dissimili i marchi in comparazione, ritenendoli caratterizzati soltanto “da una certa somiglianza visiva” e – in merito al secondo motivo di opposizione – riteneva che la ricorrente non avesse fornito alcun elemento atto a stabilire che il marchio richiesto traesse vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori.
Il Tribunale UE, nella sentenza in esame, conferma le decisioni precedentemente emesse dalla Divisione di Opposizione e dalla Commissione dei Ricorsi.
Quanto alla motivazione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Marchio dell’Unione Europea, il Tribunale ritiene che i marchi in comparazione non sono simili su nessuno dei piani rilevanti e non possono, pertanto, essere considerati somiglianti.
Quanto al motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento del Marchio dell’Unione Europea, il Tribunale (punti 83 e 84 della decisione) osserva come
“l’ampia tutela riconosciuta al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, presuppone la coesistenza di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio deve essere registrato. In secondo luogo, quest’ultimo e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, esso deve godere di notorietà nell’Unione, nel caso di Marchio dell’Unione Europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve determinare il rischio che si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che si possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione”.
In base a quanto sopra e rilevato che nella fattispecie in esame i marchi in conflitto non sono simili, il Tribunale conclude affermando che
“poiché non è soddisfatta la seconda delle condizioni enunciate sopra, si deve respingere tale motivo senza esaminare se la ricorrente abbia presentato elementi che consentano di stabilire che l’uso del marchio tragga un vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori”.
notorietà di un altro marchio, ci deve essere somiglianza dei marchi.
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