Marchi simili? scopri come viene eseguita la comparazione

Nella valutazione di somiglianza tra marchi, gli organi competenti sono chiamati a stabilire quanto i 2 marchi siano tra loro simili o uguali, effettuando una comparazione che deve avvenire sotto 3 profili: visivo, fonetico e concettuale. Vediamoli nel dettaglio.

Le 3 fasi della comparazione

Comparazione visiva

Nel caso di due marchi verbali, la comparazione visiva analizza il numero e la sequenza delle lettere e delle sillabe di cui i due marchi sono composti.
Quando la comparazione visiva ha ad oggetto un marchio verbale e un marchio figurativo, assumerà importanza analizzare se i due marchi condividono un notevole numero di lettere nella stessa posizione e quanto sono stilizzati gli elementi presenti nel marchio figurativo.
Nel caso di due marchi figurativi, l’analisi verterà solo sulle immagini di cui sono composti.

Comparazione fonetica

Occorre considerare il numero e la sequenza delle sillabe che compongono i due marchi.
I marchi puramente figurativi sono esclusi dalla valutazione fonetica.

Comparazione concettuale

Secondo le direttive dell’EUIPO (parte C, opposizione, paragrafo 3.4.3)

“il contenuto semantico di un marchio è ciò che esso significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un’immagine o di una forma, ciò che rappresenta”.

Ad esempio, se il marchio è verbale, occorre considerare il significato della parola che lo compone nei dizionari del territorio di riferimento. Ciò significa che, se si tratta di un marchio italiano, occorre vedere se le parole di cui è composto il marchio hanno un significato nella lingua italiana.

Risultato della comparazione

La comparazione può condurre a tre diversi risultati: i marchi sono identici, i marchi sono simili (con diversi gradi di somiglianza) oppure i marchi sono dissimili.

Marchi identici

Il concetto di identità deve essere interpretato in modo restrittivo: due marchi sono considerati identici solo se coincidono perfettamente in tutti i loro elementi oppure nel caso esistano tra loro differenze talmente insignificanti da passare inosservate agli occhi del consumatore medio.
L’identità significa piena coincidenza a tutti i livelli di comparazione, cioè visivo, fonetico e semantico.

Marchi simili

In questo caso è necessario valutare gli elementi distintivi dei due marchi in comparazione.

La celebre sentenza Sabèl della Corte di Giustizia C-251/95 dell’11 novembre 1997 ha chiaramente enunciato il seguente principio:

“La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi”.

Questo significa che, quando effettuiamo la comparazione tra due marchi, è molto importante valutare il grado di distintività degli elementi di cui i marchi sono composti, perché un conto è avere in comune un elemento poco o per nulla distintivo, altra cosa è averne uno fortemente distintivo.

È chiaro che la comunanza di un elemento fortemente distintivo avrà maggior peso nel far pendere la bilancia verso un giudizio di somiglianza dei marchi. Se, viceversa, l’unico elemento in comune sarà quello scarsamente distintivo, è probabile che il grado di somiglianza tra i due marchi sarà considerato tenue o addirittura inesistente.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione degli elementi dominanti dei marchi, la prassi dell’EUIPO è di circoscriverne l’esame all’impatto visivo, considerando dominanti gli elementi “visivamente rilevanti”.

Marchi dissimili

Oltre all’ipotesi in cui i due marchi non abbiano elementi in comune sotto nessuno dei tre aspetti in cui si articola la comparazione,

“i segni sono dissimili se l’unico elemento che hanno in comune è trascurabile in uno o entrambi i marchi nel senso che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, probabilmente passerà inosservato o verrà trascurato dal pubblico di riferimento”

(Direttive EUIPO concernenti l’esame dinanzi l’ufficio, parte C, Opposizione, paragrafo 4.2.2.)

Conclusioni

Accanto ai criteri generali enunciati, bisogna considerare un’ampia serie di regole che devono essere seguite nell’esame dei casi concreti. Per questa ragione suggeriamo sempre di rivolgervi a consulenti di vostra fiducia, esperti nel settore IP.

Lo Studio dell’Avv. Eva Troiani è a vostra disposizione qualora abbiate scoperto l’esistenza di un marchio simile al vostro. Vi potrà consigliare quali azioni intraprendere a difesa del vostro brand.