Somiglianza tra prodotti in caso di marchi simili

Quando si realizza un marchio occorre fare attenzione a che non sia identico o simile, nel nome e nel segno, a marchi già esistenti per prodotti o servizi identici o affini ed è necessario quindi valutare il grado di somiglianza tra prodotti.

Sappiamo infatti che la legge non permette di usare e registrare marchi identici o simili per prodotti e/o servizi identici o simili.

A livello empirico, di solito, risulta semplice capire quando abbiamo a che fare con due prodotti identici. Spesso il dubbio è: come facciamo a capire se due prodotti sono simili?

La classifica di Nizza non sempre è un criterio di valutazione valido

Erroneamente si crede che l’appartenenza di prodotti in classi diverse ci “autorizzi” a poter procedere a realizzare un marchio simile o uguale. Non è così!

È importante sapere infatti che La classificazione di Nizza dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi: i prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l’uno all’altro in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell’Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l’uno dall’altro in quanto appartenenti a classi diverse dalla classificazione dell’Accordo di Nizza.

Alcune classi della classifica di Nizza sono molto ampie ed includono al loro interno prodotti del tutto eterogenei. Come possiamo pensare che esista una somiglianza tra gli occhiali e gli estintori? Eppure sono collocati entrambi nella classe 9 e questo ci fa capire quanto l’appartenenza ad una stessa classe merceologica non possa assolutamente essere considerata una prova, ma tutt’al più un indizio, della somiglianza tra due prodotti.

Naturalmente, vale anche la regola inversa cioè: non è sufficiente l’appartenenza dei prodotti a due classi diverse per affermare la loro diversità. Gli estratti di carne e le spezie sono ritenuti simili, eppure i primi sono nella classe 29 e i secondi nella 30.

La questione della somiglianza è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nella celebre sentenza Canon (C-39/97, sentenza del 29 settembre 1998), nella quale è stato affermato il principio che

“nella valutazione della somiglianza tra prodotti occorre considerare tutti i fattori pertinenti che li caratterizzano, tra i quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la natura del prodotti, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà”.

Quali criteri per valutare la somiglianza tra prodotti

In breve, possiamo dire che di fronte a 2 o più prodotti simili vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

• La natura dei prodotti: sono le loro caratteristiche e qualità essenziali. In pratica è la risposta alla domanda: cosa sono questi prodotti? Come sono fatti? Di quali materiali sono costituiti?
• La destinazione dei prodotti: risponde alla domanda: a cosa servono i prodotti?
• L’impiego: risponde alla domanda: come vengono usati i prodotti?
• La complementarità: ricorre quando esiste tra i due prodotti una relazione molto stretta, nel senso che l’uno è indispensabile o comunque molto importante per l’uso dell’altro;
• La concorrenza: i prodotti sono in concorrenza quando hanno destinazione identica o simile e sono offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali

In aggiunta a tali criteri, di solito si usano anche i seguenti tre:

• I canali di distribuzione: da intendersi come luoghi di distribuzione. Ad esempio: i prodotti sono posti in vendita negli stessi negozi?
• Il pubblico di riferimento: si tratta dei clienti reali e potenziali dei prodotti in questione
• L’origine abituale dei prodotti: quale tipo di azienda produce i prodotti in questione?

Speriamo di aver offerto qualche spunto per comprendere come valutare la somiglianza tra prodotti.

È importante comunque considerare che non tutti i fattori elencati hanno lo stesso peso e il giudizio va sempre formulato sul caso concreto.
Per questo vi suggeriamo, qualora abbiate necessità di valutare la somiglianza del vostro prodotto con un altro che presenta un marchio simile, di chiedere consulenza ad un esperto del settore, che potrà nel caso, consigliarvi su come procedere nella difesa del vostro brand.