Il principio di unitarietà tra marchi e altri segni distintivi

Analizziamo il principio di unitarietà tra marchi e altri segni distintivi per come viene trattato dal codice italiano e dell’Unione Europea.

Il principio di unitarietà nella legge italiana

L’articolo 22, 1 del Codice Italiano di Proprietà Industriale dispone che:

“È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Il secondo comma estende il divieto anche ai prodotti e servizi non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio agli stessi.

L’articolo 22 deve essere coordinato con l’articolo 12, lettera b) del Codice di Proprietà Industriale, che, in modo speculare, vieta la registrazione di marchi che siano identici o simili

“ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo usato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra l’attività di impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali li marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione…”

Esiste, quindi, una connessione molto stretta tra i vari tipi di segni distintivi: in particolare, il principio riconosciuto è quello dell’unitarietà dei segni distintivi, in base al quale viene attribuito rilievo all’identità e somiglianza di segni di specie diversa (ad esempio, marchio e denominazione sociale, oppure marchio e nome a dominio) quando ciò possa creare fenomeni di confusione e di indebito approfittamento del segno altrui.

Occorre, però, tenere presente che i soli segni anteriori diversi dal marchio in grado di ostacolare la registrazione di un marchio sono quelli noti in un ambito non puramente locale.

Nel caso si intenda bloccare la registrazione di un marchio che sia identico o simile al proprio segno distintivo (ad esempio, il marchio posteriore è simile al nome della propria società) si deve essere in grado di poterne dimostrare la sua notorietà, non limitata ad un ambito puramente locale.

Il principio di unitarietà nella legge dell’Unione Europea

Nel diritto dell’Unione Europea l’articolo 8, 4) del regolamento No. 2017/1001 (impedimenti relativi alla registrazione) prevede la possibilità di una opposizione alla registrazione:

“da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. Sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;
2. Questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”.