Cancellazione di marchio per mancanza di uso. Una strategia non sempre percorribile

L’utilizzazione del marchio è l’obbligo principale del suo titolare, ma è qualcosa che non necessariamente viene effettuato, soprattutto perché la Legge Marchi Peruviana, al contrario di quella anglosassone, obbedisce e segue il principio della registrazione, il che significa che non è necessario che il marchio venga utilizzato per ottenere la registrazione e che è consentito ai soggetti economici di ottenere la registrazione di marchi che non sono mai stati o non saranno mai utilizzati oppure che avranno un uso solo temporaneo.

Per questo, in molti sistemi legislativi del mondo si regolamenta la cancellazione del marchio per mancato uso, che permette a coloro che abbiano una reale intenzione di usare il marchio di ottenerne la registrazione.

La cancellazione per mancato uso è anche un mezzo di difesa nei confronti delle opposizioni e una delle strategie maggiormente utilizzate per evitare possibili dinieghi conseguenti all’esistenza di marchi identici o simili che siano già stati registrati da altri.

Nella nostra legislazione, l’Articolo 165 della Decisione 486, Regime Comune della Proprietà Industriale della Comunità Andina, dispone che:

“Su richiesta di una parte interessata, l’Ufficio Nazionale competente annulla la registrazione di un marchio che, senza giustificato motivo, non sia stato utilizzato dal suo titolare, da un licenziatario o da altra persona autorizzata a farlo in almeno uno dei Paesi membri, durante i tre anni consecutivi che precedono la data in cui è stata depositata l’azione di cancellazione” (cancellazione totale).

È anche stabilito che

“quando la mancanza d’uso riguarda solo uno o alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, verrà ordinata una riduzione o limitazione della lista dei prodotti o servizi inclusi nella registrazione, mediante eliminazione di quelli per i quali il marchio non è stato usato; per questo, l’ identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi deve essere presa in considerazione” (cancellazione parziale).

È esattamente a causa della complessità dell’interpretazione della cancellazione parziale che l’Ufficio Marchi dell’Istituto Nazionale per la Difesa della Competizione e della Protezione della Proprietà Intellettuale (INDECOPI) ha dovuto emettere precedenti di osservanza obbligatoria, perché in questo modo non solo si prenderà in considerazione l’idoneità delle prove d’uso presentate dal titolare, ma anche l’identità o la somiglianza dei prodotti e/o servizi contraddistinti.

Il primo precedente in tema di Cancellazione Parziale fu la Decisione No. 1183-2005 / TPI-INDECOPI, che ha parzialmente cancellato la registrazione del marchio “PETALO”, che rivendicava “carta igienica, asciugamani di carta, tovaglioli e fazzoletti di carta, fazzoletti detergenti, carta igienica e simili e altri articoli” della classe 16 della Classifica Internazionale di Nizza, limitandola alla sola “carta igienica”.

All’epoca i criteri stabiliti dall’Ufficio per l’analisi dell’identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi furono i seguenti:

• Se è fornita la prova d’uso per un prodotto o servizio che è specificamente indicato nell’elenco, la registrazione del marchio per quello specifico prodotto o servizio sarà mantenuta.
• Se l’uso del marchio è dimostrato per un prodotto o servizio che non è specificamente indicato nell’elenco, ma che appartiene o è simile ad altri prodotti o servizi inclusi in una categoria che è invece specificamente descritta nell’elenco, la registrazione del marchio per quella categoria sarà mantenuta.

Questo precedente è stato modificato dal secondo ed attuale precedente, che è la Decisione n. 2076-2016/TPI-INDECOPI, che ha parzialmente cancellato il marchio “CORONA”, che contraddistingueva “esclusivamente utensili manuali” nella classe 8, che è stato limitato esclusivamente a “seghe da macellaio”.

Nel corso della prima istanza, in considerazione del fatto che il titolare aveva provato l’utilizzazione del marchio per le “seghe da macellaio”, un prodotto che era incluso nella categoria generale degli “utensili manuali”, la cancellazione era stata dichiarata infondata. La decisione è stata però appellata e si è sostenuto che l’uso del marchio era stato dimostrato esclusivamente per “seghe da macellaio” e non per gli utensili manuali in generale e che quindi il marchio doveva essere parzialmente cancellato e limitato in modo da contraddistinguere solo quello specifico prodotto.

Questa argomentazione, chiaramente semplice ma molto forte, ha portato l’ufficio ad aggiungere un nuovo criterio perché anche nella pratica si era notato che non tutti i prodotti e servizi inclusi in una stessa categoria sono simili. Ad esempio, tra i prodotti inclusi nella categoria degli “utensili manuali” della classe 8 si possono trovare “lime per unghie” e “pistole”.

A questo proposito, il Tribunale ha stabilito quanto segue:

• Se l’uso del marchio è dimostrato per un prodotto o servizio che non è stato espressamente incluso nell’elenco ma che è compreso nella categoria che è stata inserita nell’elenco, ma che non è simile agli altri prodotti o servizi di quella categoria, la registrazione sarà mantenuta solo per quello specifico prodotto o servizio.

Questa decisione è stata decisamente favorevole per il ricorrente, che ha potuto registrare il marchio “CORONA” per contraddistinguere “esclusivamente tagliaunghie” nella classe 8, possibilità negata nel corso del primo grado di giudizio a causa dell’esistenza del rischio di confusione con il marchio registrato “CORONA” per “utensili solo manuali” della classe 8.

Durante l’esame della registrabilità, in un primo momento fu sostenuto che oltre al fatto che i marchi condividevano come unica denominazione rilevante la parola “CORONA”, che genera somiglianza fonetica, esisteva anche un legame tra prodotti in quanto i tagliaunghie sono inclusi negli utensili manuali. Tuttavia, una volta che il marchio è stata parzialmente cancellato e limitato a contraddistinguere esclusivamente “seghe da macellaio”, tale legame è venuto meno e la ricorrente in secondo grado ha potuto ottenere la registrazione del marchio “CORONA” per contraddistinguere “esclusivamente tagliaunghie”.

Questo caso ci induce a chiederci se la cancellazione non sia la strategia più affidabile per ottenere la registrazione di un marchio che sia identico o simile ad un altro già esistente ed appartenente ad un diverso titolare. Questo non può essere fuorviante per i consumatori? Per rispondere a queste domande, è importante sottolineare che il nostro Ufficio Marchi tende a dare precedenza ai diritti dei consumatori e per questa ragione l’esame della registrabilità che riguarda il rapporto tra prodotti o servizi è molto rigido, ancor di più se essi appartengono alla stessa classe e/o categoria.

Inoltre, in ragione del principio di specialità, in virtù del quale i marchi sono tutelati solo per i prodotti o servizi per i quali sono registrati, la coesistenza di marchi identici o simili è possibile nella misura in cui non vi sia alcun legame tra i loro prodotti o servizi.

Ad esempio, nella Decisione no. 0007548-2018/DSD-INDECOPI, emessa il 20 maggio 2018, la domanda di registrazione del marchio “RAE”, per contraddistinguere esclusivamente “intimo uomo, ragazzo, ragazza e donna” nella classe 25, è stata rifiutata a causa dell’esistenza del marchio figurativo “RAE” registrato da un altro titolare per contraddistinguere “solo reggiseni” nella classe 25.

Il marchio figurativo “RAE”, che in origine contraddistingueva “abbigliamento, calzature, cappelleria” è stato oggetto di un’azione di cancellazione iniziata dal richiedente quasi contemporaneamente al deposito della sua domanda di marchio, quale strategia per ottenerne la registrazione. Tuttavia, il titolare anteriore è riuscito a dimostrare l’uso del suo marchio per “reggiseni”, un prodotto che appartiene al genere “abbigliamento”, quindi l’Autorità giudicante in secondo grado ha applicato il precedente menzionato e ha deciso per la cancellazione parziale della registrazione, che è stata limitata a distinguere “esclusivamente reggiseni”.

Come possiamo notare, a differenza del marchio “CORONA”, questa cancellazione parziale non è stata favorevole per il richiedente del nuovo marchio, in quanto i prodotti che sono stati salvati nella registrazione erano legati a quelli della nuova domanda di marchio, ragione per cui quest’ultima è stata respinta.

In conclusione, sebbene questo precedente possa essere oggetto di discussione, non deve essere interpretato come incentivo per la coesistenza di marchi identici o simili in capo a diversi titolari, cosa che creerebbe un rischio di confusione per i consumatori, ma piuttosto come un modo per riflettere su una modalità più corretta dell’utilizzazione di un marchio, che favorisca una leale concorrenza sul mercato.

Infine, poiché non tutti abbiamo la fortuna del richiedente del marchio “CORONA”, prima di iniziare un’azione di cancellazione è sempre consigliabile effettuare studi di mercato sul marchio, perché anche se questo passo comporta dei costi, ci aiuta ad evitare che la nostra strategia si riveli in futuro un fallimento, come avvenuto nel caso “RAE”.