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Italiano È fondamentale usare il proprio marchio se non si vuole correre il rischio di decadere dai propri diritti.
Non tutte le modalità di uso, tuttavia, si equivalgono: occorre distinguere tra l’ uso effettivo del marchio (che ne evita la decadenza) e l’ uso simbolico, che non rileva ai fini del mantenimento del diritto.
In una sua recente decisione (procedimento R 1909/2024-2 del 26 marzo 2025) la Commissione di Ricorso fa il punto sulle disposizioni di legge applicabili e sulle decisioni emesse in questa materia, che ci aiutano a capire quando un marchio si considera realmente usato.
L’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea dispone che:
“Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione”.
Affinché l’uso si consideri effettivo deve
“assolvere alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza d’uso del marchio. (C-40/01, 11.03.2003, § 43).
La Commissione di Ricorso, inoltre, specifica che per essere considerato effettivo il marchio deve essere usato pubblicamente e verso l’esterno. Si vedano a questo proposito i precedenti C-40/01, § 37, secondo cui
“perché l’uso sia “effettivo”, il marchio dev’essere utilizzato sul mercato delle merci o dei servizi che ne sono contrassegnati e non solamente in seno all’impresa interessata”.
Per quanto riguarda l’estensione dell’uso,
“occorre tenere conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tale atti, dall’altro” (T-334/01, 08.07.2004, § 35).
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