Registrare un marchio dell’Unione Europea: la procedura e i consigli

Il marchio dell’Unione Europea (spesso chiamato anche marchio europeo o marchio comunitario) può essere costituito da qualsiasi segno: parole (compresi i nomi di persona) disegni, lettere, cifre, colori, forma di prodotti o loro imballaggio e suoni.
La procedura di registrazione di un marchio dell’Unione, permette di registrare in un’unica volta, simultaneamente, il proprio marchio in tutti i Paesi della UE.

In questo articolo vi presentiamo tutte le caratteristiche di questo tipo di marchio, le fasi di registrazione, i costi di base e tutti i consigli relativi ad esso.

Marchio europeo o marchio dell’Unione Europea?

Il marchio dell’Unione Europea è privo di efficacia in tutti gli Stati che non fanno parte dell’Unione Europea, pur essendo europei. Questo significa che il marchio dell’Unione Europea non garantisce alcuna protezione in Stati quali la Svizzera, la Norvegia, l’Albania, l’Ucraina, la Russia, o il Regno Unito, solo per citarne alcuni.
(Per registrare un marchio in questi paesi potrete avvalervi della procedura di registrazione del marchio internazionale o del marchio nazionale estero: la scelta tra le due procedure sarà strettamente legata ai vostri obiettivi di business).

Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani può offrirvi piena assistenza in materia: grazie alla rete di procuratori con cui collabora in tutta Europa, può occuparsi della registrazione dei vostri marchi sia nei paesi dell’Unione Europea che nei paesi non aderenti alla UE.

Quindi, anche se spesso viene utilizzata l’espressione “registrare un marchio Europeo” o “registrare il marchio dell’Europa” è bene sapere che si fa riferimento solo ed esclusivamente alla registrazione del marchio dell’Unione Europea.

La rappresentazione grafica di un marchio della UE

Con la riforma del 1 ottobre 2017, che ha trasformato il marchio Comunitario in marchio dell’Unione Europea, sono state introdotte importanti novità. Tra queste la rappresentazione grafica del marchio, che non risulta più obbligatoria:

L’articolo 4 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001 infatti dice che

“Possono costituire marchi dell’Unione Europea tutti i segni […] a condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e a essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione Europea (il registro) in modo da consentire alla autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”.

Dunque,  l’importante è che la rappresentazione del marchio, pur se effettuata con altri mezzi, sia idonea a determinarne con sufficiente chiarezza l’oggetto della protezione.
In questo modo diventano accettabili quelle categorie di marchi che non sono suscettibili di rappresentazione grafica ma che, ad esempio, possono essere rappresentati solo in formato elettronico, come i marchi multimediali, o i marchi di movimento.

L’Unitarietà del marchio dell’Unione Europea

Tra i vantaggi indiscussi del Marchio dell’Unione Europea vi è senz’altro il suo carattere unitario.

L’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea dispone che:

“Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio di applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.”

In base a tale “principio di unitarietà”, gli effetti del marchio dell’Unione Europea si estendono a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e, nel caso in cui tale marchio cessi di avere efficacia, esso sarà allo stesso modo inefficace in tutti gli Stati dell’Unione, non potendo dispiegare i propri effetti solo in taluni Stati membri ma non in altri. Così, ad esempio, il marchio dell’Unione Europea non potrà essere dichiarato nullo solo in Francia e Polonia ma valido nei rimanenti Stati della U.E., viceversa dovendo essere necessariamente valido o inefficace in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea oppure in nessuno di essi.

La registrazione del marchio della UE

La procedura di registrazione di un marchio dell’Unione Europea permette di registrare in un’unica volta, simultaneamente, il proprio marchio in tutti i Paesi della UE che sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Come registrare il marchio dell’Unione Europea: tutte le fasi

La registrazione del marchio dell’Unione Europea consente, tramite un’unica domanda depositata presso un unico ufficio, cioè l’ EUIPO di Alicante, di ottenere protezione in un territorio che include tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. La domanda può essere presentata anche on line.

Vediamo nel dettaglio tutte le fasi:

• La domanda di marchio dell’Unione Europea deve essere depositata in una delle lingue dell’Unione Europea con l’indicazione di una seconda lingua che deve essere scelta tra le cinque ufficiali dell’EUIPO, cioè inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.
• L’EUIPO, dopo aver verificato che la domanda soddisfi i requisiti formali, che le tasse di deposito siano state pagate e che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione

“su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, redige una relazione di ricerca dell’Unione Europea (“relazione di ricerca UE”) nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio dell’Unione Europea scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell’articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto”. (cioè i segni potenzialmente confliggenti: articolo 43,1) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001).

• Nel caso in cui il richiedente il marchio dell’Unione Europea ne abbia fatto richiesta al momento del deposito della sua domanda di marchio, anche gli Uffici nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea che hanno dato la loro disponibilità, sono tenuti ad effettuare una loro ricerca sui rispettivi marchi nazionali.
• Tale ricerca viene spedita al titolare della domanda di marchio dell’Unione Europea affinché possa valutarne i risultati.
• Successivamente, se l’EUIPO non emette obiezioni nei confronti della domanda di marchio dell’Unione Europea, essa viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi dell’Union Europea e dalla data della pubblicazione decorrono tre mesi di tempo affinché i terzi interessati e legittimati possano presentare opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione Europea.
• Nel caso in cui un’opposizione venga presentata, dopo l’esame formale dell’atto di opposizione, l’EUIPO concede alle parti un periodo di tempo (prorogabile su istanza congiunta delle parti fino ad un massimo totale di 24 mesi) durante il quale raggiungere un accordo amichevole (cd. cooling off period). Durante il periodo del cooling off ciascuna delle parti può unilateralmente chiedere all’EUIPO che sia ripresa la procedura contenziosa (cd. opting out).
• Dopo il decorso del cooling off (o prima, in caso di opting out) ha inizio il procedimento di opposizione, con possibilità di presentare argomentazioni e prove a sostegno delle proprie ragioni.
• Contro la decisione della divisione di opposizione è data possibilità di ricorrere alle Commissioni di Ricorso dell’EUIPO. Le decisioni delle Commissioni di Ricorso possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Generale dell’Unione Europea, le cui sentenze sono impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia.
• In base a quanto disposto dall’articolo 51 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea

“Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione … O se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all’articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.”

Come vedete la procedura può presentarsi lunga e complessa. Per questo vi raccomandiamo di affidarvi a un consulente di proprietà industriale che potrà assistervi in tutta la fase di registrazione del marchio e supportarvi e consigliarvi anche in caso di obiezioni ricevute o di opposizioni presentate contro il vostro marchio.

Costo registrazione del marchio dell’Unione Europea

Molte sono le variabili che possono incidere sui costi per registrare un marchio dell’Unione Europea, primo fra tutte la tassazione: il nuovo sistema (entrato in vigore con la modifica del marchio Comunitario) prevede una tassa iniziale di Euro 850 comprendente 1 classe, Euro 50 per la seconda classe ed Euro 150 per ciascuna classe dalla terza in poi (gli stessi costi sono previsti in caso di rinnovo del marchio per la domanda on line).

A questi costi sono poi da aggiungere le spese per una ricerca di anteriorità (caldamente consigliata per scongiurare la registrazione di un marchio simile o uguale a un altro marchio già registrato / depositato) e gli onorari del consulente che si occuperà di tutte le pratiche della registrazione e vi seguirà per tutto l’iter.

Durata, rinnovo e uso effettivo del marchio dell’Unione Europea

Il marchio dell’Unione Europea (in breve detto anche MUE) dura 10 anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile all’infinito per uguali periodi di tempo.

Se però entro cinque anni dalla registrazione il Marchio dell’Unione Europea non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il Marchio dell’Unione Europea è sottoposto alle sanzioni previste nel Regolamento del Marchio dell’Unione Europea (articolo 18, 1) del regolamento sul marchio dell’Unione Europea), salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Al termine dei 10 anni potrete decidere di rinnovarlo: potrete valutare se mantenere la protezione per tutte le classi merceologiche che avevate individuato in origine o se ridurle (ma non aumentarle, e qui vi spieghiamo perché).

Se invece non vorrete rinnovarlo, il marchio decadrà.

Per compiere al meglio queste valutazioni, anche a fronte dei costi da sostenere, vi invitiamo a confrontarvi con un consulente del settore che vi saprà dare tutte le informazioni necessarie per decidere al meglio.

Quando rinnovare un marchio della UE e come

Il rinnovo del marcio dell’Unione Europea andrà eseguito 6 mesi prima della scadenza o nei sei mesi successivi alla scadenza pagando un sovrapprezzo del 25%.

Il rinnovo andrà presentato sempre presso l’Euipo e potrà essere o una domanda cartacea o un modulo on line (quest ‘ultima soluzione, oltre a essere più rapida è anche più economica).

Ricordatevi che il marchio dovrà essere uguale a quello registrato 10 anni prima; nel caso aveste provveduto a un restyling, consultate un consulente che vi saprà dire se sarà necessaria una nuova registrazione.

Qualche consiglio sul marchio dell’Unione Europea

Come abbiamo visto, una delle caratteristiche più importanti e vantaggiose del marchio della UE è il suo carattere unitario, ossia che i suoi effetti sono valevoli in tutti i paesi dell’Unione.

Per tale ragione conviene prestare particolare cura e attenzione alla sua ideazione in quanto i requisiti di originalità e novità dovranno sussistere in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Così, ad esempio, non è detto che una parola dotata di sufficiente carattere distintivo nella lingua italiana sia ugualmente dotata di distintività anche nelle altre lingue dei Paesi dell’Unione Europea (ne parliamo in “Quanto è importante il carattere distintivo nei marchi dell’Unione Europea “ dove presentiamo dei casi concreti).

Per questa ragione vi invitiamo a considerare nella dovuta importanza il fare eseguire da un professionista la ricerca di anteriorità così che possiate  accertarvi della validità del vostro segno.

Per il dopo registrazione, vi invitiamo, qualora abbia una particolare importanza strategica, di porre il marchio sotto sorveglianza e garantirvi la sua tutela.

Contattate un professionista e incaricatelo di condurre la sorveglianza del vostro marchio: grazie alle sue competenze potrà informarvi tempestivamente, qualora ci fosse una domanda di registrazione di un marchio simile o identico al vostro, per permettervi di bloccare tale iniziativa.

Lo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani può occuparsi del vostro marchio dell’Unione Europea in ogni suo aspetto: dalla ricerca di somiglianza, alla registrazione, alla tutela. Non esitate a contattarci!