Breve analisi sull’esame di “una domanda di registrazione di marchio in malafede in Cina con finalità diversa dall’uso”

Background

Negli ultimi anni, il numero di domande di registrazione di marchi in Cina è stato molto elevato. Nel solo 2021, il numero totale di nuove domande di marchi in Cina è stato quasi di 9,45 milioni.

Soprattutto nel contesto di una crescita esplosiva delle piccole e micro imprese e di un consumo crescente orientato ai servizi, la richiesta di marchi da parte di aziende e singole imprese è in rapida espansione. Di fronte ad un numero così elevato di domande di marchio ogni anno, il dipartimento di supervisione del mercato cinese ha attuato la riforma del sistema di registrazione dei marchi ed ha ottimizzato le procedure di deposito, abbreviando i termini di esame e riducendo i costi di deposito, al fine di consentire a tutte le entità commerciali presenti nel mercato di godere di servizi di registrazione di marchi migliori e più veloci. Ma allo stesso tempo, ci sono una serie di problemi nel mercato, come domande di marchio in malafede depositate al solo scopo di “free-riding”, di “appropriazione dell’altrui notorietà per trarne profitto”, nonché il fenomeno dell’accaparramento di marchi per trarne profitto.

Al fine di ottimizzare il business in Cina e di arginare più efficacemente il problema dei marchi depositati in mala fede, nell’aprile del 2019 Il Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha deciso di modificare la Legge Marchi, aggiungendo la previsione che “una domanda di registrazione di marchio in malafede con finalità diversa dalla sua utilizzazione viene respinta”, articolo 4,1). Inoltre, vi è stato un adeguamento delle più recenti Linee Guida per l’Esame del Marchio a partire dal 1 gennaio 2022.

Interpretazione

Nella nuova disposizione, troviamo due parole chiave: “uso” e “mala fede”. Come interpretarle?

In riferimento all’uso del marchio, l’Articolo 48 della legge Marchi dispone:

Ai fini della presente legge, per uso di marchio si intende l’uso dei marchi sulle merci, sugli imballaggi o sui contenitori delle merci e sui documenti di transazione, nonché l’uso dei marchi per scopi pubblicitari, espositivi e di altre attività commerciali con la finalità di identificare la fonte dei prodotti.

Questo articolo dimostra come l’uso fatto senza la finalità di contraddistinguere l’origine dei prodotti o dei servizi non possa essere considerato uso ai sensi dalla Legge Marchi.

A differenza del principio statunitense “first-to-use”, la Cina segue il principio “first-to-file”. Chi presenta una domanda di registrazione di marchio non è tenuto a produrre alcuna prova dell’utilizzazione del segno. Alcuni richiedenti, soprattutto quelli che perseguono l’obiettivo di migliorare la protezione dei loro marchi di punta attraverso una pianificazione e un’implementazione strategica, potrebbero chiedersi: se presento domanda di registrazione di una serie di marchi difensivi del mio marchio principale, queste mie domande potrebbero essere respinte perché considerate effettuate “con finalità diversa dall’uso”, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge?

I richiedenti fanno bene a porsi questa domanda e a preoccuparsene. Infatti, oltre alla domanda di marchio difensiva, rientrano tra gli atti senza finalità di uso anche l’accaparramento di marchi, la cessione del marchio ed alcuni altri comportamenti.

Tuttavia, le Linee Guida per l’Esame dei Marchi 2021 sono chiare nel prevedere che la disposizione dell’art. 4 della Legge Marchi non è applicabile quando

“un richiedente deposita domande di marchi identici o simili ai suoi marchi a scopo di difesa”

e quando

“un richiedente deposita in anticipo un numero adeguato di domande di marchio per il business futuro con aspettative realistiche”.

Inoltre, il Comitato per la Costituzione e il Diritto dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha studiato questo articolo ed ha infine aggiunto la specifica “mala fede” come limitazione della clausola.

Con riguardo al termine “mala fede”, la Legge Marchi Cinese non ne dà una definizione specifica, ma in generale possiamo catalogare gli atti in mala fede in due categorie.

1. La prima riguarda le domande di marchio caratterizzate dalla lesione o dall’approfittamento della buona fede di terzi, che sono lesive dei diritti o degli interessi legittimi altrui, tra le quali annoveriamo i fenomeni di “free-riding” e “clout-chasing”, registrazioni di marchi che precedono eventi topici o riguardano nomi di personaggi pubblici eccetera, quindi un fenomeno rivolto a specifici soggetti.
2. L’altro fenomeno è caratterizzato dallo sconvolgimento dell’ordine del mercato e dalla deliberata occupazione di risorse di mercato, come nel caso dell’accaparramento di marchi o dal deposito di un numero eccessivo di domande, tenendo presente l’interesse pubblico.

E ancora, ci sono alcune differenze tra “domande di registrazione in mala fede per uno scopo diverso dall’uso” come da titolo dell’articolo e altre domande di marchio dannose come nei fenomeni di “free-riding” e “clout-chasing”. La malafede dei primi si riflette nell’assenza di intenzione d’uso e nel deliberato accaparramento di un gran numero di marchi a detrimento dell’interesse pubblico, mentre gli altri due fenomeni danneggiano i diritti e gli interessi legittimi di soggetti specifici tramite domande di registrazione preventive. Naturalmente, l’Articolo 4 della Legge Marchi si applica anche a tali comportamenti dannosi, se il numero dei marchi depositati in malafede è elevato e causa danno sia a soggetti determinati che all’ordine del mercato e alle risorse pubbliche.

Personalmente, le parole “mala fede” nelle nuove disposizioni completano l’espressione “con finalità diversa dall’uso”, che specifica la situazione in cui una domanda di marchio depositata “senza scopo d’uso” dovrebbe essere respinta alla sola condizione di essere giudicata “in mala fede”.

La Sezione 5 del Capitolo Due della Seconda parte delle Linee Guida per l’Esame dei Marchi del 2021 individua dieci atti che possono essere considerati come “domande di registrazione del marchio in malafede per uno scopo diverso dall’uso”:

1. Un numero enorme di domande di registrazione di marchio, chiaramente oltre la normale attività imprenditoriale, fatto in assenza di una reale intenzione d’uso, che disturba il normale ordine delle registrazioni di marchio;
2. Un elevato numero di copie, imitazioni e contraffazioni di marchi anteriori che abbiano una certa popolarità o un forte carattere distintivo, anche in questo caso disturbanti il normale ordine delle registrazioni;
3. Ripetute domande di registrazione di marchi che godono di una certa reputazione o di un forte carattere distintivo che sono di titolarità di uno stesso soggetto, distruttive dell’ordine di registrazione dei marchi;
4. Un gran numero di domande di registrazione di marchi che siano identici o simili a nomi di società altrui, abbreviazioni di nomi commerciali, nomi di e-commerce, nomi a dominio, nomi commerciali, imballaggi, decorazioni di un certo rilievo, slogan pubblicitari, design e altri segni commerciali altrui che sono famosi e dotati di un certo carattere distintivo;
5. Un gran numero di domande di registrazione di marchi che siano identici o simili a risorse culturali pubbliche quali nomi di personaggi noti, opere o nomi di personaggi famosi o opere famose;
6. Un elevato numero di domande di registrazione di marchi privi di carattere distintivo che riportano solo nomi e termini generici e che indicano direttamente la qualità, le materie prime, la funzione, l’uso, il peso, la quantità o altre caratteristiche dei prodotti o servizi da essi contraddistinti.
7. Un elevato numero di domande di registrazione di marchi identici o simili a nomi di divisioni amministrative, nomi di montagne e fiumi, nomi di luoghi di interesse, nomi di edifici ecc.;
8. Un elevato numero di domande di registrazione di marchi e un gran numero di cessioni di marchi che coinvolgono una moltitudine di cessionari, distruttivo dell’ordine di registrazione dei marchi;
9. Atti di vendita di un numero considerevole di marchi, che costringano i precedenti utilizzatori dei marchi o altri ad una cooperazione commerciale, con la richiesta di elevate fees per la cessione o licenza, o di risarcimento dei danni per la contraffazione, ecc., con la finalità di perseguire interessi illegittimi;
10. Altre circostanze che possono essere ritenute atti di richiesta di marchi in mala fede.

Consigli

Alla luce degli approfondimenti fatti, imprese e privati possono fare propri alcuni dei seguenti suggerimenti quando presentano una richiesta di registrazione dei propri marchi:

1. Individuare quali sono i prodotti e l’ambito della propria attività e dare priorità alla protezione delle classi principali. Ad esempio, se un richiedente produce e vende prodotti chimici per uso industriale e preparati per la pulizia, dovrebbe selezionare le classi 1, 3 e 35 per la protezione, sulla base dei suoi principali prodotti e servizi;
2. Ottenere protezione nelle classi simili. Un tipico esempio è “birra” nella classe 32 e “bevande alcoliche, esclusa la birra” nella classe 33.
3. Ottenere protezione nelle classi degli accessori e derivati. Ad esempio, se il richiedente produce articoli di cancelleria e di disegno, deve essere selezionata la classe 16. Tuttavia, occorre tenere presente che i coloranti per la pittura sono catalogati nella classe 2. Di conseguenza, al fine di impedire ad altri di commettere contraffazione del tuo marchio con prodotti accessori, sarò opportuno registrare il marchio anche per i prodotti accessori e i derivati.
4. Richiedere la registrazione dei marchi difensivi. I marchi difensivi possono essere suddivisi in: difesa della stessa classe e difesa delle classi collegate. Nel caso di difesa nella stessa classe, si richiede la registrazione di un marchio con font simile, pronuncia identica o simile al marchio originale, che è una strategia di difesa comune. Per quanto riguarda le difese cross-class, il richiedente deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio nelle classi nelle quali il suo business potrebbe essere coinvolto in futuro, così da essere pronto per le future espansioni della sua impresa.
5. Compiere un’attività di monitoraggio del marchio e depositare le opposizioni a tempo debito. Il richiedente può affidare l’attività di monitoraggio del marchio ad un affidabile studio di consulenza in proprietà intellettuale, e depositare le opposizioni contro i marchi che siano in contraffazione del proprio, quando inizia a decorrere il periodo in cui si può depositare l’opposizione.

Ci auguriamo che ciascun richiedente possa rispettare la legge, mantenere un buon ordine nelle registrazioni di marchi e creare un ambiente commerciale sano nel momento in cui assume l’iniziativa di proteggere il proprio marchio.