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Italiano La comparazione tra marchi (complesso – costituito da una immagine ed una parola e figurativo – costituito dalla sola immagine) è stata alla base della decisione n. 46 emessa dall’UIBM il 25 Marzo 2014.
(Se vuoi approfondire la conoscenza dei tipi di marchio, leggi questo articolo: tipi di marchio: definizioni e caratteristiche).
L’immagine al centro della disputa, presente in entrambi i marchi, è costituita dall’impronta di un animale.
Di seguito, indicheremo con “il richiedente italiano” la parte opposta e “la società tedesca” la parte opponente.
Il richiedente italiano aveva presentato una domanda di marchio complesso nelle Classi di Nizza 5, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 31 e 44.
La società tedesca, titolare di un marchio anteriore figurativo dell’Unione Europea, aveva presentato opposizione al marchio per i prodotti delle classi 18, 25 e parte della 28 del marchio complesso. I prodotti rispettivamente rivendicati dai due marchi in queste tre classi erano identici o strettamente affini.
La società tedesca sosteneva che, nell’ambito di un segno complesso, non è automatico che l’elemento verbale sia sempre quello dominante in quanto
“l’elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento verbale”.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riconosceva che nel caso di specie i marchi erano simili in quanto l’elemento figurativo era rappresentato dall’impronta di un animale, che era in entrambi i casi orientata nel medesimo senso obliquo e rivolta dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non attribuiva alcun decisivo valore di differenziazione alla componente verbale del marchio opposto che, in quanto costituito da un nome proprio e dalla parola “PETS”,
“aveva la funzione di veicolare ulteriormente il contenuto concettuale rappresentato dall’elemento figurativo, quindi…non faceva venire meno la somiglianza tra i marchi, ma anzi la rafforzava”.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, inoltre, riportava la giurisprudenza dell’Unione Europea (decisione 14.10.2003 caso T-292/01) secondo cui
“il grado di somiglianza fonetica tra i due marchi è di minore importanza nel caso di prodotti venduti in modo tale che, all’atto dell’acquisto, il pubblico di riferimento percepisce visivamente il marchio che designa i prodotti”:
questo accadrebbe in relazione ai prodotti contestati nel caso in esame, ovvero abbigliamento e scarpe, riguardo ai quali
“le impressioni visive del marchio devono avere maggior peso”.
Per i motivi sopra menzionati, l’opposizione è stata accolta per tutti i prodotti contestati e la domanda del richiedente italiano è stata respinta limitatamente a tali prodotti.
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