Uso effettivo di un Marchio UE: il caso Levi Strauss

L’articolo 18, 1) del Regolamento sul Marchio UE dispone:

“Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso”.

Tra le sanzioni previste nel regolamento vi è la possibile decadenza del marchio per mancato uso.

Come è valutato l’uso effettivo di un marchio in ambito UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi sul significato da attribuire all’espressione “uso effettivo del marchio nella Unione Europea” (causa C-149/11 del 19 dicembre 2012).
La prima interpretazione deve essere fatta “in negativo”: cioè, l’uso del marchio dell’Unione Europea negli Stati terzi (non U.E.) non può essere preso in considerazione.

Secondariamente, non è possibile stabilire a priori e in astratto quale sia l’estensione territoriale idonea a determinare l’uso effettivo del marchio, quindi occorre prescindere dalla dimensione territoriale degli Stati membri.

La Corte di Giustizia precisa che:

“Nel valutare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare che lo sfruttamento commerciale di detto marchio consente di creare o di conservare le quote di mercato per i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato” e che “ tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti …quali le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità”.

In questa pronuncia, la Corte dichiara infine che:

“L’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento n. 207/2009 (attuale articolo 18, 1 del Regolamento sul marchio UE N. 2017/1001) deve essere interpretato nel senso che, per valutare il requisito dell’uso effettivo nella Comunità (ora Unione) di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri e che …. un marchio dell’Unione Europea forma oggetto di uso effettivo quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea(ora Unione Europea) per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso”.

Modifiche grafiche ad un marchio UE per il suo uso effettivo

L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sul marchio dell’Unione Europea prevede che è considerato come uso

“l’utilizzazione del Marchio dell’Unione Europea in una forma che si differenza per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare”.

Il Tribunale UE (28/02/2017, causa T-767/15) evidenzia come

“lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una stretta conformità tra la forma utilizzata del marchio e quello in cui il marchio è stato registrato, è quello di consentire al loro titolare di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le modifiche che, senza alterarne il suo carattere distintivo, permettono di soddisfare meglio le esigenze di marketing e di promozione dei prodotti o servizi in questione…In tali situazioni, quando la forma del segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo che i due segni possono essere considerati sostanzialmente equivalenti, tale disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato può essere adempiuto fornendo la prova dell’uso del segno che costituisce la forma utilizzata in commercio”.

Il punto è: come capire se le modifiche apportate al marchio possono essere considerate tali da non alterarne il carattere distintivo e quindi accettabili ai fini della dimostrazione dell’uso del marchio?

Nella sentenza T-767/15 (punto 21) si afferma che:

“la constatazione di una alterazione del carattere distintivo del marchio registrato richiede un esame degli elementi distintivi e dominanti aggiunti in base alle qualità intrinseche di ognuno di questi elementi, nonché un esame della relativa posizione dei vari elementi nella configurazione del marchio”.

La valutazione, quindi, va condotta caso per caso verificando i sopracitati elementi.

Uso effettivo di un marchio: il caso Levi Strauss

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 18 aprile 2013, C-12/12, ha ritenuto che possa essere considerato uso effettivo anche l’uso di un marchio che sia stato effettuato unicamente attraverso il marchio complesso o in abbinamento con altro marchio.

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è stata generata dalla seguente questione:
La Levi Strauss è titolare, tra gli altri, di un marchio UE registrato (numero 2292 373) costituito esclusivamente da una etichetta rettangolare rossa in materiale tessile.
La Levi Strauss ha accusato la “Colosseum Holding AG” di contraffazione di tale marchio e la “Colosseum Holding” ha sollevato un motivo di difesa basato sull’insufficienza dell’uso del marchio UE della Levi Strauss. In particolare, la “Colosseum Holding AG” ha rilevato come il marchio numero 2292 373 sia stato usato non in modo autonomo ma solo come elemento di un altro marchio complesso – a sua volta registrato dalla Levi Strauss e costituito da un altro marchio, che ha nell’elemento rettangolare rosso posto al margine superiore sinistro di una tasca la scritta “LEVI’S”.

Il punto centrale era, quindi, stabilire se l’uso del marchio effettuato esclusivamente come componente dell’altro marchio potesse essere ritenuto sufficiente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento comunitario (ora articolo 18, 1) del Regolamento sul marchio UE)

La Corte di Giustizia ha dato risposto affermativa, stabilendo, nelle conclusioni che:

“Il requisito dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquistato carattere distintivo in seguito all’uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest’altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio”.