Famiglia di marchi: cosa sono

Più marchi possono essere considerati una famiglia di marchi (o serie di marchi) quando, ad esempio:

“riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzi l’uno dall’altro, oppure quando si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario”

(sentenza Bainbridge del 23 febbraio 2006, T-194/03).

Un esempio di famiglia di marchi

Per comprendere quando siamo in presenza di una famiglia di marchi possiamo prendere spunto dal caso trattato dal Tribunale UE del 5 luglio 2016 (causa T-518/13), che ha riconosciuto la sussistenza di una famiglia di marchi caratterizzati dall’unione del prefisso “mc” con il nome di un menu o di un prodotto alimentare (la “famiglia di marchi mc”).
Il più famoso di questi marchi era il celeberrimo McDonald e facevano parte della sua famiglia: McFISH; McTOAST; McMuffin; McRib; McFlurry; McChicken; McFeast ed altri. Il Tribunale ha riconosciuto dimostrata la circostanza che il prefisso “mc” fosse in gran parte associato al marchio McDonald e che lo stesso prefisso, in combinazione con altra parola, fosse associato a stabilimenti di fast food appartenenti al gruppo o a prodotti riconducibili a quest’ultimo.

Famiglia di marchi e il rischio di confusione

In presenza di una serie di marchi, il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associare un certo marchio ai marchi anteriori appartenenti alla stessa famiglia, se il marchio considerato presenti con tale famiglia somiglianze tali che inducano il consumatore a ritenere che anch’esso faccia parte di quella famiglia di marchi.

Ad esempio, nel caso sopra citato del Tribunale UE causa T-518/13, si è ritenuto che il marchio MacCoffee, appartenente ad un proprietario diverso da McDonald, potesse essere associato alla famiglia di marchi “mc”. In particolare, si è stabilito che la differenza tra “mac” e “mc” fosse irrilevante in quanto i due prefissi erano quasi identici e che la struttura del marchio MacCoffee fosse molto simile a quella dei marchi appartenenti alla famiglia “mc”, in quanto caratterizzato dalla medesima posizione e da un identico contenuto concettuale.

Per approfondire questo aspetto vi rimandiamo a come viene compiuta la comparazione tra marchi simili.

Il fatto di essere titolari di un marchio che viene riconosciuto simile ad una famiglia di marchi (appartenente ad un diverso proprietario) costituisce un problema, in quanto la legge vuole evitare che il consumatore, tratto in inganno da tale somiglianza, associ tale marchio “estraneo” con la “famiglia”, immaginando erroneamente un collegamento tra i prodotti (o i servizi) rispettivamente contraddistinti.

Creare una serie di marchi può rivelarsi molto utile all’imprenditore che intenda puntare su una caratteristica comune dei propri marchi (che, nel caso sopra esaminato, abbiamo visto risiedere nel prefisso “mc”). È però necessario tenere ben presente che la famiglia di marchi viene riconosciuta solo se il suo titolare utilizza – e sia in grado di provare l’utilizzo – tutti o una buona parte dei marchi che fanno parte della famiglia.