Azioni opposizione marchio: cosa sono?

Tra i servizi proposti dallo Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani, nell’ambito dell’assistenza legale, ci sono anche le azioni di opposizione a un marchio altrui.
Ma cosa sono le opposizioni? È sempre possibile presentare un’opposizione? Si tratta di un procedimento che esiste in tutto il mondo e che è identico in tutti gli Stati? Proviamo a dare qualche risposta:

L’opposizione alla registrazione di un marchio

L’opposizione a un marchio è uno strumento legale che permette al titolare di un marchio (e talora anche ai licenziatari esclusivi di un marchio e ai titolari di altri diritti previsti dalla legge, come ad esempio il diritto al nome) di fare opposizione alla registrazione di un marchio posteriore in una serie di casi, variabili a seconda dello Stato considerato e che andranno vagliati esaminando la normativa di riferimento.

È quindi un’importante azione a tutela del marchio a cui si può procedere in caso si riscontri, nei tempi previsti dalla legge (vedi a seguire) un marchio uguale o simile al proprio.

Di solito, è possibile presentare opposizione contro marchi identici e simili al proprio, che siano stati depositati per prodotti o servizi identici o affini e che possano creare confusione nel pubblico.

L’opposizione alla registrazione di un marchio è un atto con il quale chi si oppone chiede all’ufficio marchi che sta esaminando il marchio contestato di non concedere la registrazione.
Alcuni Stati prevedono la possibilità di presentare opposizione ma solo dopo che il marchio è stato registrato, con lo scopo di annullarne la registrazione.

Opposizione registrazione marchio: è sempre possibile?

No, non è sempre possibile.
La legge concede un termine massimo, di norma alquanto ristretto, entro il quale poter fare opposizione; così, ad esempio, se volete presentare un’opposizione contro un marchio italiano o contro un marchio dell’Unione Europea dovete tener presente che potrete farlo solo entro tre mesi dalla data di pubblicazione di tali marchi sui Bollettini Marchi.

Per questo motivo, come azione a tutela del marchio,  risulta particolarmente strategico attivare un servizio di sorveglianza, che vi permetterà di essere tempestivamente informati nel caso di registrazione di marchi uguali e/o simili al vostro, nei mercati di vostro interesse.

Opposizione marchio: esiste in tutto il mondo e con regole identiche?

No, alcuni Stati non prevedono la possibilità di fare ricorso a questo strumento.
Allo stesso tempo, esistono differenze relative ai presupposti sui quali può essere fondata una domanda di opposizione, ai tempi in cui è possibile presentare un’opposizione, all’autorità alla quale l’opposizione deve essere presentata.

Si può chiedere un risarcimento se si vince un’opposizione alla registrazione di un marchio?

Se parliamo di opposizione italiana (che si svolge di fronte all’UIBM, acronimo di Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e a quella dell’Unione Europea (che si svolge davanti all’EUIPO, acronimo di Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), sicuramente nessun risarcimento può essere chiesto nell’ambito di un procedimento di opposizione.

Lo scopo dell’opposizione alla registrazione di un marchio non è quello di ottenere un risarcimento, bensì quello di impedire che un marchio altrui – che si ritiene in conflitto con il proprio – venga registrato. Nel corso di un procedimento amministrativo di opposizione non è prevista né ammessa una richiesta di risarcimento danni.

Una richiesta di risarcimento danni deve essere necessariamente proposta con un’azione diversa ed  autonoma rispetto a quella di opposizione.

Per completare la risposta, aggiungiamo che nessun risarcimento può essere chiesto nemmeno in altra sede, se fondiamo le nostre pretese unicamente sull’accoglimento della nostra opposizione. Ricordiamo che una richiesta di danni, per essere accolta, implica sempre che i danni siano stati dimostrati da colui che ne invoca il risarcimento.

Opposizione a un marchio: l’assistenza dello Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani

Tanto nel caso siate voi a voler presentare opposizione quanto in quello in cui abbiate ricevuto voi una contestazione, lo Studio offrirà la propria consulenza valutando, in primo luogo, se ricorrono i presupposti di legge per poter depositare l’opposizione.
Questo esame avverrà considerando tutte le circostanze rilevanti del caso (ad esempio, la tipologia di marchio da contestare: se italiano, dell’Unione Europea o di altro Stato; se il diritto anteriore di cui siete titolari è contemplato tra quelli che la legge prevede come presupposti per depositare l’opposizione; i motivi sui quali è possibile basare l’opposizione), senza trascurare una prima valutazione sulle possibili chance di successo dell’opposizione.

Nel corso del procedimento, la stesura delle memorie e la scelta degli argomenti e dei mezzi difensivi richiede una conoscenza approfondita della materia. Accade spesso che la lingua del procedimento di opposizione sia l’inglese: lo Studio è in grado di offrire la propria consulenza e di redigere atti difensivi indifferentemente in italiano o in inglese.

L’assistenza dello Studio Legale dell’Avv. Eva Troiani avviene su due livelli:

1. Quello dell’esame dei presupposti dell’opposizione, alla conclusione del quale vi daremo la nostra opinione non solo sulla possibilità ma anche sull’opportunità di agire, così come sulle possibilità di difesa nel caso sia il vostro marchio ad essere stato contestato;
2. Quello nel corso del procedimento di opposizione, che prevede – ove possibile – tentativi di soluzione amichevole del caso, aggiornamenti sull’andamento del procedimento, redazione di memorie difensive.