Marchio contraffatto nel Regno Unito: come agire

La contraffazione dei marchi è un serio problema che può avere conseguenze significative per le imprese. Quando qualcuno utilizza un marchio simile ad un marchio registrato con modalità idonee a confondere i consumatori, le conseguenze possono essere un mancato guadagno e un danno alla reputazione del brand.

Cos’ è la contraffazione del marchio?

Un marchio registrato è contraffatto quando venga utilizzato in commercio un altro segno che sia:

• identico al marchio per prodotti o servizi che siano identici a quelli per i quali il marchio è registrato; o
• identico al marchio ed utilizzato per prodotti o servizi simili a quelli per i quali il marchio è registrato e sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche nel rischio di associazione con il marchio registrato; o
• Simile al marchio ed utilizzato per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato e sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione con il marchio registrato; o
• Identico o simile al marchio che goda di notorietà nel Regno Unito e l’uso del segno, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Cosa costituisce contraffazione del marchio nel Regno Unito?

Un atto di contraffazione può consistere nell’utilizzo di un marchio che viola il vostro marchio registrato, nella vendita di beni o nella fornitura di servizi. Oppure, può consistere nell’apposizione di un marchio contraffatto sugli imballaggi, sulle etichette, sui dispositivi di sicurezza, sui cartellini e simili o anche nell’offerta, nello stoccaggio o nella messa in commercio di imballaggi recanti il segno illecito.

Gli atti di contraffazione includono anche l’importazione o l’esportazione di prodotti recanti il marchio contraffatto, l’uso del segno in un nome commerciale o nella ragione sociale di una società, l’uso del segno nei documenti commerciali o in materiali pubblicitari e di marketing oppure l’uso ingannevole nella pubblicità comparativa.

Esistono varie possibilità di difendersi nei confronti dell’accusa di contraffazione di marchio, tra cui l’utilizzo da parte di un individuo del proprio nome, l’uso di un segno effettuato in modo puramente descrittivo oppure l’uso ad indicare la destinazione di un prodotto o servizio. Queste difese sono percorribili a condizione che l’uso del segno sia conforme a “pratiche commerciali oneste in materia industriale o commerciale”.

Il titolare di un marchio registrato successivamente al vostro non sarà responsabile di contraffazione, sempre che la registrazione posteriore non rischi di essere dichiarata nulla a causa dell’eccessiva somiglianza con il marchio anteriore.

Non potrà essere riconosciuta alcuna violazione del vostro marchio nel caso un segno sia stato utilizzato nel Regno Unito prima dell’inizio dell’uso del vostro marchio o prima della data di deposito del vostro marchio, se quel segno anteriore fosse protetto in base alla normativa sul “passing off”.

Come posso proteggere il mio marchio dalla contraffazione?

Registrare il marchio è un buon modo per dissuadere gli altri dall’utilizzare un marchio identico o simile al vostro, se vogliono evitare il rischio di essere citati in giudizio per contraffazione.

Suggeriamo di utilizzare il simbolo ® una volta che il vostro marchio sarà stato registrato, per dimostrare a tutti che il marchio è di vostra titolarità ed da voi utilizzato.

È importante avere un atteggiamento proattivo nella tutela dei propri marchi nei confronti dei potenziali contraffattori. Bisognerebbe elaborare un piano d’azione in modo da poter agire tempestivamente non appena si venga a conoscenza di un utilizzo illecito. L’invio di lettere di diffida e l’ottenimento di ingiunzioni quando necessario, può fermare i contraffattori e dimostrare che sei seriamente intenzionato a proteggere i tuoi diritti.

Dovresti inoltre accertarti che le registrazioni dei tuoi marchi siano valide e correttamente aggiornate. Così, ad esempio, se hai cambiato indirizzo e nel registro risulta un indirizzo di corrispondenza errato, potresti non ricevere le notifiche relative ai tentativi di registrazione di marchi simili al tuo. Oppure, se non hai utilizzato il tuo marchio negli ultimi cinque anni, il convenuto in un’azione per contraffazione potrebbe presentare una domanda riconvenzionale di decadenza del tuo marchio per mancato uso.

Anche una strategia proattiva di deposito è importante, soprattutto se hai intenzione di usare il tuo marchio all’estero o se vuoi avvalerti di produttori, agenti o distributori stranieri. In caso contrario, potresti scoprire che qualcuno ha già registrato il tuo marchio in quel Paese e che quel qualcuno potrebbe minacciare di intentare contro di te una causa per contraffazione se usi il tuo marchio in quel territorio.

Il Passing off è un rimedio di common law utile ai titolari di marchi non registrati. È più difficile da dimostrare rispetto alla contraffazione perché il titolare del marchio non registrato deve provare che la sua azienda ha un avviamento antecedente al marchio e che ha subito oppure rischia di subire un danno a causa dell’uso del segno incriminato.

Chi può denunciare la contraffazione del marchio?

Il titolare del marchio registrato può iniziare un’azione per contraffazione. Anche un licenziatario può agire per contraffazione a proprio nome, a condizione che ciò non sia vietato dal contratto di licenza e che sia permesso dal proprietario del marchio.

Cosa puoi fare se qualcuno usa il tuo marchio nel Regno Unito?

Se sei titolare di un marchio nel Regno Unito e qualcuno lo utilizza senza il tuo permesso o comunque commette contraffazione del tuo marchio, puoi intentare un’azione per contraffazione davanti al tribunale. Questa però non deve essere la tua prima ed unica opzione.

Di solito il primo passo consiste nell’inviare una lettera di diffida all’altra parte allo scopo di attirare la sua attenzione sui tuoi diritti di marchio registrato, intimandogli di cessare qualsiasi uso in violazione del tuo marchio.

È anche possibile includere una offerta di transazione “senza pregiudizio”, nel caso tu sia disposto ad intavolare delle trattative con la controparte. Ciò potrebbe portare, ad esempio, alla stipula di un accordo di coesistenza nel quale si stabilisca come ciascuna parte può utilizzare e registrare il proprio marchio in modo da limitare qualsiasi rischio di confusione, oppure alla richiesta alla controparte di cederti il suo marchio in cambio di una licenza in suo favore, soggetta ai termini e alle condizioni che tu specificherai.

Quando si inviano lettere di diffida, occorre stare molto attenti a che la lettera non costituisca una “minaccia ingiustificata” di contraffazione, poiché questa condotta potrebbe essere perseguibile. Un consulente marchio o un avvocato può assisterti nella stesura di una lettera che non violi le disposizioni di legge.

Se l’atto illecito continua e provoca danni al tuo avviamento e alla tua attività, potrebbe essere necessario ricorrere ad azioni con un effetto più immediato.

In questi casi è possibile rivolgersi al tribunale con la richiesta di un provvedimento cautelare che metta fine all’illecito. È necessario presentare una richiesta il più presto possibile perché qualsiasi ritardo può comportare la mancata concessione del provvedimento cautelare. Si tratta di rimedi discrezionali in quanto varie condizioni devono essere soddisfatte affinché l’ingiunzione provvisoria sia concessa, come convincere il tribunale che il risarcimento dei danni non sarebbe una compensazione sufficiente qualora l’atto illecito dovesse continuare. L’effetto di un’ingiunzione provvisoria potrebbe essere quello di indurre il convenuto a interrompere l’attività, quindi si tratta di un rimedio serio.

Puoi anche inviare apposite richieste ai markeplaces e alle piattaforme online come Amazon, Instagram e eBay, allo scopo di ottenere la rimozione dalle piattaforme dei contenuti in violazione del marchio registrato.

Il titolare o il licenziatario di un marchio registrato può anche informare le Dogane che un carico di merci contraffatte sta per arrivare nel Regno Unito e di conseguenza di trattenere e ispezionare i prodotti in questione. Le merci possono essere distrutte a meno che l’importatore o il proprietario non si opponga e tu non possa dimostrare che tali prodotti violano i tuoi diritti di marchio.

Infine, potresti decidere di presentare un’azione per contraffazione davanti l’Alta Corte (High Court) o all’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). L’IPEC è la sede preferita per contenziosi piccoli e meno complessi e ha anche un particolare binario per sinistri di modesta entità di valore non superiore a £ 10,000.

Quali sono i rimedi per la violazione del marchio nel Regno Unito?

Se si vince un’azione per contraffazione, il tribunale può stabilire il risarcimento danni calcolati in modo da coprire la perdita di profitti derivante dalla violazione oppure stimati fittiziamente come royalties che il convenuto avrebbe dovuto pagare se il marchio gli fosse stato concesso in licenza. In alternativa, è possibile ottenere il risarcimento dei danni che sono stati causati alla reputazione o all’avviamento della tua azienda.

Un’ingiunzione permanente può anche essere concessa a seguito di una decisione, unitamente all’ordine al convenuto di consegnare o distruggere qualsiasi merce, imballaggio o altro articolo contraffatto e/o di cancellare, obliterare o rimuovere eventuali contraffazioni dall’imballaggio, dall’etichetta o da altri articoli.

Alla parte vincitrice viene solitamente riconosciuto un rimborso delle spese da parte della parte soccombente, che normalmente coprirà una parte delle spese sostenute durante il procedimento.

Conclusioni

Proteggersi dalla violazione dei propri marchi è una battaglia continua. Assicurarsi che il proprio marchio sia registrato è il primo passo, ma non l’ultimo.

Come titolare di un marchio registrato, devi fare tutto il possibile per monitorare e vigliare sul mercato allo scopo di ridurre al minimo qualsiasi possibilità per i contraffattori di insinuarsi e, qualora lo facciano, dovresti agire immediatamente per far valere i tuoi diritti e bloccare qualsiasi uso non autorizzato del tuo marchio.

Richiedere una consulenza legale sin dall’inizio ti consentirà di elaborare una strategia di enforcement efficace e proporzionata e di sviluppare un sistema per opporti a potenziali contraffazioni e dissuadere i contraffattori dal prendere di mira il tuo marchio.