Registrare Marchio

  • Chi siamo
    • Lo Studio Legale
      dell’Avv. Eva Troiani
    • Il Progetto
      Registrare-marchio.com
  • Servizi sul marchio
    • La verifica di legittimità di un marchio
    • Ricerca identità e somiglianza marchi
    • Assistenza su dove registrare il marchio
    • Il deposito di un marchio
    • Realizzazione grafica
      di un marchio
    • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza
  • Assistenza legale sul marchio
    • Difesa del marchio da obiezioni dell’Ufficio Marchi
    • Difesa del marchio da diffide o opposizioni
    • Azioni di opposizione a un marchio
    • Stipula di contratti sui marchi
  • Contatti
  • FAQ
  • Certificazioni
    • Corsi EUIPO 2023
    • Corsi SSE 2023
  • LINGUE
    • English English
    • Italiano Italiano
  • Il Marchio
    • Cos’è un marchio
    • Ideare un marchio forte
    • Tipi di marchio
    • Marchio Denominativo e Figurativo
    • Marchio Collettivo
    • Marchio di Colore
    • Marchio Slogan
    • Marchio di Posizione
    • Nuovi Marchi
    • Marchio di fatto (marchio non registrato)
    • Marchio Notorio
    • Famiglia di marchi
    • Marchio Ingannevole o Decettivo
    • Marchio Nullo e Decadenza del Marchio
    • Marchio Storico di Interesse Nazionale
    • I Simboli sul marchio in Italia: ™ e ®
    • Valore di un marchio
    • Cessione di un marchio
    • Licenza di un marchio
    • Principio di priorità di un marchio
    • Convalidazione di un marchio
    • Limitazioni del diritto di marchio
    • Come evitare contestazioni
    • Leggi altro
  • Registrare un Marchio
    • Perché registrare un marchio
    • Chi può registrare un marchio
    • Depositare e registrare un marchio
    • La Classificazione di Nizza – ed. 2023
    • Registrare un logo o Registrare un marchio?
    • Quanto costa registrare un marchio
    • Durata marchio registrato e suo rinnovo
    • Modifiche grafiche a un marchio registrato
    • Registrare un marchio in Italia: procedura e consigli
    • Registrare un marchio dell’Unione Europea
    • Registrare un marchio internazionale
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN EUROPA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN MEDIO ORIENTE
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN ASIA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AFRICA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AMERICA DEL NORD
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN AMERICA LATINA
    • REGISTRARE UN MARCHIO IN OCEANIA
    • leggi altro
  • Errori da evitare con il marchio
    • 10 errori da non fare con il marchio
    • Perché è un problema l’assenza del carattere distintivo in un marchio
    • Volgarizzazione del marchio
    • I segni di uso comune non possono essere marchi
  • Approfondimenti
    • GIURISPRUDENZA E MARCHI
    • CARATTERE DISTINTIVO IN UN MARCHIO
    • CONTRATTI RELATIVI AI MARCHI
    • MARCHI E MALAFEDE
    • CONTRAFFAZIONI E INDICAZIONI INGANNEVOLI
    • CONCORRENZA SLEALE
    • INDICAZIONI GEOGRAFICHE
    • SUL MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA
    • DIRITTO D’AUTORE
  • News
    • Leggi gli articoli
  • L’angolo dell’ospite

Home L’ANGOLO DELL’OSPITE Rifiuti provvisori frequenti in Giappone

l'angolo dell'ospite
l'angolo dell'ospite

Rifiuti provvisori frequenti in Giappone

Il presente articolo è scritto da: Seiji OTA

Managing Partner at R&C IP Law Firm / Patent and Trademark Attorney Formazione:

  • Law Summer School alla London School of Economics and Political Science (iscritto ad Intellectual Property Law and Policy)
  •  LL.M. in Intellectual Property and Technology Law, Washington University in St. Louis
  • B.A. in Economics, Doshisha University
Esperienze:
  • 26 anni nel team marchi di R&C IP Law Firm (in precedenza, S.KITAMURA PATENT OFFICE) (da Aprile 2023)
  • 1 anno e mezzo nel dipartimento IP di uno studio statunitense.
  • 2 anni nel dipartimento finanziario e valutario di una grande banca.
Aree di competenza:
  • Rappresentanza e assistenza di clienti nelle domande di marchi nazionali ed esteri, ricorsi, azioni di cancellazione e contenzioso relativo a marchi e concorrenza sleale; ricerche di anteriorità; stesura di accordi relativi a marchi e copyright.

da Seiji OTA / lunedì, 08 Maggio 2023 / Pubblicato il L’ANGOLO DELL’OSPITE

Introduzione

Un motivo frequente di impedimento alla registrazione del marchio è previsto dall’Articolo 3(1) della Legge Marchi Giapponese, che richiede “l’uso effettivo del marchio” o “l’intenzione d’uso”. Questo tipo di rifiuto provvisorio è emesso più frequentemente rispetto al passato, a seguito della revisione delle Linee Guida per l’Esame.

In questo articolo approfondiremo il tema della prassi in Giappone, con particolare riferimento alle “Sottoclassi” e ai “Codici di Gruppo Simili”, entrambi fortemente correlati al rifiuto provvisorio; ai casi in cui il rifiuto provvisorio viene emesso; a come dovrebbe essere affrontato.

Provisional Refusal in Japan-Rifiiuto provvisorio in Giappone

Sottoclassi e Codici di Gruppi Simili

In Giappone (così come in altri paesi, quali ad esempio Cina, Corea del Sud, Taiwan), i prodotti e i servizi collocati in ciascuna classe internazionale sono classificati in “sottoclassi”.

La sottoclasse è considerata come “Codice di Gruppo Simile” dall’Ufficio Marchi Giapponese per comodità di esame. Si presume che i prodotti e servizi identificati dallo stesso “Codice di Gruppo Simile” siano simili tra loro.

Ad esempio valigette, borse a tracolla, valigie, bauli, borsette, zaini, custodie per carte, portafogli, borsellini, portafogli, ecc. sono tutti classificati come “Codice di Gruppo Simile 21C01” ed identificati dal titolo della sottoclasse “borse e simili; borsellini e simili” nella classe 18.

L’Ufficio Marchi Giapponese considera tali prodotti simili ai fini dell’esame. Si tratta di una presunzione relativa; tuttavia, in pratica, è difficile confutarla, in particolare durante la fase di esame. È possibile visualizzare le “Sottoclassi” e i “Codici di Gruppi Simile” nel sito web dell’Ufficio Marchi del Giappone:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2023.html. (questo sito è in giapponese; tuttavia, se si scorre verso il basso, si troveranno documenti in pdf numerati dall’1 al 45. Si tratta di interi elenchi di prodotti e servizi in ciascuna classe internazionale, con traduzioni in inglese. È anche possibile cercare specifici beni e servizi nel database dell’Ufficio Marchi giapponese: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201 ) (la versione inglese è disponibile cliccando sulla voce “inglese”, in alto a destra della pagina).

In quali circostanze può essere emesso un rifiuto provvisorio?

L’Articolo 3(1) della Legge Marchi Giapponese dispone:

I marchi da utilizzare in connessione con i prodotti o i servizi rivendicati da una domanda possono essere registrati, a meno che…

Le Linee Guida dell’Esame dell’Ufficio Marchi Giapponese che interpretano la parte sottolineata sono state oggetto di revisione e sono entrate in vigore il 1 Aprile 2018.

A seguito di questa revisione, l’articolo 3(1) è stato applicato in modo più rigoroso. Nello specifico, come regola generale (il che significa che vi sono eccezioni), viene emesso un rifiuto provvisorio contenente la richiesta di produrre documenti che attestino “l’uso attuale” o “l’intenzione d’uso” qualora:

  1. la domanda di marchio copra 23 o più “Codici di Gruppi Simili” per classe oppure
  2. 2 o più “Codici di Gruppi Simili” che iniziano con 35K per quanto riguarda “i servizi all’ingrosso o al dettaglio”.

L’elemento importante da considerare è che è necessario disporre di prove per ciascun “Codice di Gruppo Simile”.

Occorre notare, tuttavia, che a differenza di ciò che avviene nella maggior parte dei Paesi, è sufficiente presentare documenti che dimostrino che il richiedente svolge l’ attività e non si chiede di dimostrare che il marchio in questione sia effettivamente usato.

Questo è probabilmente perché la possibilità che il richiedente usi il marchio in questione può essere considerata.

In questo senso, i requisiti “dell’uso attuale” o dell’ “intenzione d’uso” sembrano meno rigidi rispetto ad altri Stati. Supponiamo che la domanda di marchio designi i titoli delle sottoclassi “Agenti leganti per gelati; Preparazioni aromatiche per alimenti, non a base di oli essenziali; tè; caffè preparato e bevande a base di caffè; ghiaccio; confetteria; pane e focacce; condimenti; miscele per gelato; chicchi di caffè no tostati; preparati a base di cereali; crema spalmabile al cioccolato; suchi; lievito; miscele istantanee per dolciumi; salsa per la pasta; sottoprodotto del riso per uso alimentare [sake leeks];riso mondato; glutine per uso alimentare; farina” nella classe 30.

In questo caso, un rifiuto provvisorio sarebbe emesso perché vi sono 24 “Codici di Gruppi Simili”, ovvero 01A01, 04D01, 29A01, 29B01, 29D01, 30A01, 31A01, 31A02, 31A03, 31A04, 31A05, 31B01, 31D01, 32D04, 32F03, 32F04, 32F06, 32F08, 32F09, 32F10, 32F14, 33A01, 33A02 e 33A03, in una classe (la regola generale (1)).

Un altro esempio di emissione di rifiuto provvisorio si ha se la domanda di marchio rivendichi “servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande”. Il motivo va individuato nella circostanza che ci sono 2 “Codici di Gruppi Simili” che iniziano con 35K, 35K02 e 35K03 (la regola generale (2)).

Come dovremmo affrontare un rifiuto provvisorio?

Una volta che il rifiuto provvisorio è stato emesso, possiamo scegliere tra le seguenti possibilità:

  1. Presentare documenti che attestino che il richiedente vende prodotti o servizi per ciascun “Codice di Gruppo Simile”. Tali documenti possono includere cataloghi, annunci, fatture e/o estratti dal sito web del richiedente destinati al mercato giapponese.
  2. Depositare la “Dichiarazione d’Intenzione d’Uso” assieme al “Business Plan”, se il richiedente non ha ancora iniziato la sua attività in Giappone.
  3. Limitare il numero dei prodotti e servizi rivendicati, di modo che il numero di “Codici di Gruppi Simili” sia di 22 o meno per classe internazionale (oppure 1 nel caso dei “servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso” nella classe 35).

Nel caso si presenti una domanda di marchio nazionale giapponese (e dunque non una domanda basata sul Protocollo di Madrid), vi è anche l’opzione della domanda divisionale. Purtroppo, tale possibilità è preclusa se la domanda di marchio sia basata sul Protocollo di Madrid.

Consigli Pratici

Come detto, un rifiuto provvisorio basato sull’articolo 3(1) viene ora emesso più spesso. Per evitarlo, è importante non rivendicare prodotti o servizi che non sono davvero necessari quando si deposita la domanda di marchio. Parlando in generale, è più facile incorrere nel rifiuto se si rivendica il “titolo generale” della Classe di Nizza. Ci auguriamo che le informazioni fornite nell’articolo vi siano utili.


Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo!

Desideri assistenza, consulenza o informazioni? Se hai avuto un'idea non fartela rubare!

Contatta lo Studio Legale dell'Avv. Eva Troiani

Per la registrazione e la tutela dei marchi d'impresa

Scopri perché Mario ha deciso di registrare il suo marchio

Registra ora il tuo marchio!
l'angolo dell'ospite

Vuoi proteggere il tuo brand?
Scarica GRATUITAMENTE
il nostro ebook!

Per te 50 lezioni su come
tutelare il tuo marchio

ATTENZIONE ALLE
FATTURE INGANNEVOLI!
Approfondisci

Ultimi articoli

  • assenza del carattere distintivo in un marchio

    Perché è un problema l’assenza del carattere distintivo in un marchio

    Si definisce distintivo quel segno idoneo ad id...
  • aiuti EUIPO per tutela di marchi, disegni e modelli

    Nuovi fondi per registrare marchi, modelli e disegni

    Sono previste agevolazioni per la registrazione...
  • Protezione del marchio in Turchia

    Perché registrare il marchio in Turchia: una maggiore tutela contro la contraffazione

    In un Paese dove il commercio di prodotti contr...
  • classifica di Nizza per la registrazione dei marchi

    Classificazione di Nizza per registrare i marchi – ed. 2023

    La Classifica di Nizza è un sistema di classifi...
  • Quali vantaggio ner registrare un marchio in Cina

    Registrare un marchio in Cina: importanza e vantaggi

    Karson Yang, consulente cinese esperto in march...

iscriviti alla newsletter

come contattare l’Avv. Eva Troiani

+393382938021

Utility

  • Registrare un marchio: lo Studio legale dell’Avv. Eva Troiani
  • Il Progetto sulla tutela del marchio: Registrare-Marchio.com
  • Dove registrare un marchio?
  • La verifica di legittimità di un marchio
  • Ricerca di identità e somiglianza sui marchi
  • Il Deposito di un Marchio
  • Realizzazione grafica di un marchio
  • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza per la protezione del brand
  • L’opposizione a un marchio: quali sono le azioni che si possono compiere
  • I contratti di cessione e licenza marchi

Contattaci

Avv. Eva Troiani

P. Iva IT07106461002
+39.338.29.38.021
info@marchiebrevettiroma.it
  • Chi siamo
    • Lo Studio Legale
      dell’Avv. Eva Troiani
    • Il Progetto
      Registrare-marchio.com
  • Servizi sul marchio
    • La verifica di legittimità di un marchio
    • Ricerca identità e somiglianza marchi
    • Assistenza su dove registrare il marchio
    • Il deposito di un marchio
    • Realizzazione grafica
      di un marchio
    • Tutela del marchio: il servizio di sorveglianza
  • Assistenza legale sul marchio
    • Difesa del marchio da obiezioni dell’Ufficio Marchi
    • Difesa del marchio da diffide o opposizioni
    • Azioni di opposizione a un marchio
    • Stipula di contratti sui marchi
  • Contatti
  • FAQ
  • Certificazioni
    • Corsi EUIPO 2023
    • Corsi SSE 2023
  • SOCIAL
Registrare Marchio

registrare-marchio.com | Avv. Eva Troiani © 2015 - All rights reserved | Cookie policy | Privacy policy
The contents of this site provide readers with general information and are not legal advice.
Powered by
Ip Coster

TORNA SU

Questo sito fa uso di cookie tecnici per permettere una corretta navigazione agli utenti e cookie di terze parti (come Google Analytics, Maps, ReCapcha, etc..) per migliorarne la fruizione. Se vuoi saperne di più consulta la nostra Cookie Policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi