Rifiuti provvisori frequenti in Giappone

Introduzione

Un motivo frequente di impedimento alla registrazione del marchio è previsto dall’Articolo 3(1) della Legge Marchi Giapponese, che richiede “l’uso effettivo del marchio” o “l’intenzione d’uso”. Questo tipo di rifiuto provvisorio è emesso più frequentemente rispetto al passato, a seguito della revisione delle Linee Guida per l’Esame.

In questo articolo approfondiremo il tema della prassi in Giappone, con particolare riferimento alle “Sottoclassi” e ai “Codici di Gruppo Simili”, entrambi fortemente correlati al rifiuto provvisorio; ai casi in cui il rifiuto provvisorio viene emesso; a come dovrebbe essere affrontato.

Sottoclassi e Codici di Gruppi Simili

In Giappone (così come in altri paesi, quali ad esempio Cina, Corea del Sud, Taiwan), i prodotti e i servizi collocati in ciascuna classe internazionale sono classificati in “sottoclassi”.

La sottoclasse è considerata come “Codice di Gruppo Simile” dall’Ufficio Marchi Giapponese per comodità di esame. Si presume che i prodotti e servizi identificati dallo stesso “Codice di Gruppo Simile” siano simili tra loro.

Ad esempio valigette, borse a tracolla, valigie, bauli, borsette, zaini, custodie per carte, portafogli, borsellini, portafogli, ecc. sono tutti classificati come “Codice di Gruppo Simile 21C01” ed identificati dal titolo della sottoclasse “borse e simili; borsellini e simili” nella classe 18.

L’Ufficio Marchi Giapponese considera tali prodotti simili ai fini dell’esame. Si tratta di una presunzione relativa; tuttavia, in pratica, è difficile confutarla, in particolare durante la fase di esame. È possibile visualizzare le “Sottoclassi” e i “Codici di Gruppi Simile” nel sito web dell’Ufficio Marchi del Giappone:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2023.html. (questo sito è in giapponese; tuttavia, se si scorre verso il basso, si troveranno documenti in pdf numerati dall’1 al 45. Si tratta di interi elenchi di prodotti e servizi in ciascuna classe internazionale, con traduzioni in inglese. È anche possibile cercare specifici beni e servizi nel database dell’Ufficio Marchi giapponese: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201 ) (la versione inglese è disponibile cliccando sulla voce “inglese”, in alto a destra della pagina).

In quali circostanze può essere emesso un rifiuto provvisorio?

L’Articolo 3(1) della Legge Marchi Giapponese dispone:

I marchi da utilizzare in connessione con i prodotti o i servizi rivendicati da una domanda possono essere registrati, a meno che…

Le Linee Guida dell’Esame dell’Ufficio Marchi Giapponese che interpretano la parte sottolineata sono state oggetto di revisione e sono entrate in vigore il 1 Aprile 2018.

A seguito di questa revisione, l’articolo 3(1) è stato applicato in modo più rigoroso. Nello specifico, come regola generale (il che significa che vi sono eccezioni), viene emesso un rifiuto provvisorio contenente la richiesta di produrre documenti che attestino “l’uso attuale” o “l’intenzione d’uso” qualora:

1. la domanda di marchio copra 23 o più “Codici di Gruppi Simili” per classe oppure
2. 2 o più “Codici di Gruppi Simili” che iniziano con 35K per quanto riguarda “i servizi all’ingrosso o al dettaglio”.

L’elemento importante da considerare è che è necessario disporre di prove per ciascun “Codice di Gruppo Simile”.

Occorre notare, tuttavia, che a differenza di ciò che avviene nella maggior parte dei Paesi, è sufficiente presentare documenti che dimostrino che il richiedente svolge l’ attività e non si chiede di dimostrare che il marchio in questione sia effettivamente usato.

Questo è probabilmente perché la possibilità che il richiedente usi il marchio in questione può essere considerata.

In questo senso, i requisiti “dell’uso attuale” o dell’ “intenzione d’uso” sembrano meno rigidi rispetto ad altri Stati. Supponiamo che la domanda di marchio designi i titoli delle sottoclassi “Agenti leganti per gelati; Preparazioni aromatiche per alimenti, non a base di oli essenziali; tè; caffè preparato e bevande a base di caffè; ghiaccio; confetteria; pane e focacce; condimenti; miscele per gelato; chicchi di caffè no tostati; preparati a base di cereali; crema spalmabile al cioccolato; suchi; lievito; miscele istantanee per dolciumi; salsa per la pasta; sottoprodotto del riso per uso alimentare [sake leeks];riso mondato; glutine per uso alimentare; farina” nella classe 30.

In questo caso, un rifiuto provvisorio sarebbe emesso perché vi sono 24 “Codici di Gruppi Simili”, ovvero 01A01, 04D01, 29A01, 29B01, 29D01, 30A01, 31A01, 31A02, 31A03, 31A04, 31A05, 31B01, 31D01, 32D04, 32F03, 32F04, 32F06, 32F08, 32F09, 32F10, 32F14, 33A01, 33A02 e 33A03, in una classe (la regola generale (1)).

Un altro esempio di emissione di rifiuto provvisorio si ha se la domanda di marchio rivendichi “servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande”. Il motivo va individuato nella circostanza che ci sono 2 “Codici di Gruppi Simili” che iniziano con 35K, 35K02 e 35K03 (la regola generale (2)).

Come dovremmo affrontare un rifiuto provvisorio?

Una volta che il rifiuto provvisorio è stato emesso, possiamo scegliere tra le seguenti possibilità:

1. Presentare documenti che attestino che il richiedente vende prodotti o servizi per ciascun “Codice di Gruppo Simile”. Tali documenti possono includere cataloghi, annunci, fatture e/o estratti dal sito web del richiedente destinati al mercato giapponese.
2. Depositare la “Dichiarazione d’Intenzione d’Uso” assieme al “Business Plan”, se il richiedente non ha ancora iniziato la sua attività in Giappone.
3. Limitare il numero dei prodotti e servizi rivendicati, di modo che il numero di “Codici di Gruppi Simili” sia di 22 o meno per classe internazionale (oppure 1 nel caso dei “servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso” nella classe 35).

Nel caso si presenti una domanda di marchio nazionale giapponese (e dunque non una domanda basata sul Protocollo di Madrid), vi è anche l’opzione della domanda divisionale. Purtroppo, tale possibilità è preclusa se la domanda di marchio sia basata sul Protocollo di Madrid.

Consigli Pratici

Come detto, un rifiuto provvisorio basato sull’articolo 3(1) viene ora emesso più spesso. Per evitarlo, è importante non rivendicare prodotti o servizi che non sono davvero necessari quando si deposita la domanda di marchio. Parlando in generale, è più facile incorrere nel rifiuto se si rivendica il “titolo generale” della Classe di Nizza. Ci auguriamo che le informazioni fornite nell’articolo vi siano utili.