Marchio Notorio e lo Stato di Rinomanza

Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra merceologica.

Stato di rinomanza nel marchio notorio: la giurisprudenza italiana e dell’Unione Europea

L’articolo 20, comma 1, lett.c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che:

“Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

La previsione corrispondente in ambito comunitario l’articolo 5, 3 a) della Direttiva UE 2015/2436, secondo cui:

“Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d’impresa anteriore, quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d’impresa o, nel caso di marchio UE, nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

Come acquisire lo stato di rinomanza in un marchio notorio

Per acquisire lo stato di rinomanza un marchio deve essere innanzitutto utilizzato. La tutela accordata dalla legge sarà tanto più ampia quanto più il marchio sarà notorio.
Nella tutela del marchio che gode di rinomanza la legge prescinde dal presupposto che si possa verificare un rischio di confusione sul mercato. Si ritiene sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e l’altro marchio abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra i due (Corte di Giustizia, 23.10.2003, C-408/01).
La legge interviene sostanzialmente per evitare che si verifichi una delle seguenti circostanze.

1. L’uso del segno non autorizzato consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Il terzo sfrutta la forza del marchio notorio approfittando, ad esempio, degli investimenti pubblicitari effettuati dal legittimo titolare per rendere il marchio notorio
2. L’uso del segno reca pregiudizio al titolare del marchio che gode di notorietà. Il pregiudizio potrebbe consistere, ad esempio, nell’offuscamento dell’immagine del marchio notorio in quanto utilizzato per contraddistinguere prodotti di qualità scadente.