Guida alla registrazione di un marchio nel Regno Unito

In questa guida Ben Evans, responsabile del dipartimento marchi presso Harper James, spiega quali sono i passaggi necessari per registrare un marchio nel Regno Unito, quali sono i costi e le differenze rispetto al procedimento di registrazione del marchio dell’Unione Europea.

Registrare un marchio nel Regno Unito

Le aziende straniere possono registrare i propri marchi in UK con la stessa facilità con cui possono farlo le aziende locali. La legge non discrimina tra i richiedenti in base alla loro provenienza e le convenzioni e gli accordi internazionali garantiscono il rispetto di questo principio.

La legge, inoltre, consente ai richiedenti di rivendicare la priorità delle loro domande anteriori, quindi se, ad esempio, avete depositato una domanda di marchio in Italia, è possibile farlo nel Regno Unito entro sei mesi e rivendicare la data di deposito della domanda italiana come data di priorità in UK. In questo modo nel frattempo nessuno potrà rubare il vostro marchio.

I titolari stranieri di un marchio UK avranno bisogno di un indirizzo nel Regno Unito al quale potranno essere inviati i documenti. Di solito si tratterà dello studio dei rappresentanti professionali del marchio, ma è possibile presentare una richiesta di registrazione del marchio anche in assenza di rappresentante professionale, nel qual caso sarà però necessario trovare qualcun altro che compaia come agente.

I richiedenti stranieri possono ottenere protezione in UK anche depositando un marchio internazionale, nel quale scelgono i Paesi di loro interesse. Questa può essere una soluzione valida se con il marchio internazionale si richiede protezione in più Paesi, ma non se si intenda registrare il marchio in un solo Paese.

Cosa vuoi registrare?

Parole, simboli e immagini sono tradizionalmente i segni che funzionano come marchi, e che possono essere registrati se soddisfano i requisiti legali. Possono essere protetti anche altri, più esotici, tipi di marchi: forme, suoni, odori. Prima la legge richiedeva che il marchio potesse essere rappresentato graficamente sul modulo di domanda, mentre adesso si chiede solo che il marchio sia rappresentato in modo chiaro e preciso.

Poiché si tratta di disposizioni della legge UE che sono state mantenute nel Regno Unito dopo la Brexit, si tratta di norme virtualmente identiche a quelle dell’Unione Europea. Nel corso del tempo, le norme del Regno Unito e quelle dell’Unione Europea potrebbero divergere e i segni registrabili in un sistema potrebbero non esserlo più in un altro, ma questo non è ancora accaduto.

Ricerche marchi

Si possono effettuare ricerche sui marchi per darvi un’idea delle possibilità di successo della vostra domanda. Dopo che un’impresa ha registrato un marchio, chiunque provi a registrare un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o simili rischia che la sua richiesta di registrazione sia opposta, o che la registrazione sia dichiarata nulla.

Classificazione dei marchi

In comune con la maggior parte dei sistemi di marchio nel mondo, il Regno Unito classifica tutti i possibili prodotti e servizi per i quali un marchio può essere utilizzato in 45 classi. Le classi sono definite in un accordo internazionale, L’Accordo di Nizza, anche se le classificazioni dettagliate utilizzate dagli uffici nazionali possono contenere espressioni che sono specifiche di un certo Paese.

I marchi dovrebbero essere registrati per i prodotti o servizi per i quali sono già utilizzati, oppure per quelli che si prevede di iniziare ad usare presto. A differenza del modulo di domanda del marchio dell’Unione Europea, quello del Regno Unito contiene la dichiarazione che il marchio viene usato per i prodotti o servizi indicati nella domanda, o che il richiedente intende così utilizzarlo. La firma del modulo di domanda del Regno Unito comporta possibile conseguenze legali, sulle quali torneremo di seguito.

Processo di registrazione del marchio

Una volta che il modulo di domanda è stato ricevuto da UK IPO (Ufficio Marchi del Regno Unito) e che le tasse sono state pagate, la domanda viene assegnata ad un esaminatore che verifica che le formalità siano state rispettate, incluso il fatto che il richiedente abbia la capacità di divenire titolare del marchio e che i prodotti e servizi sino stati correttamente classificati, ed esegue una ricerca sui marchi anteriori che appaiono in conflitto con la domanda (motivi relativi di rifiuto).

Al richiedente o al suo rappresentante viene inviata una relazione che espone le eventuali obiezioni sollevate dall’esaminatore, basata sia sugli impedimenti assoluti alla registrazione che su eventuali marchi anteriori che appaiono in conflitto con la domanda (motivi relativi di rifiuto). L’esaminatore, però, non ha il potere di rifiutare la registrazione sulla base dei motivi relativi: spetta ai titolari dei marchi anteriori, o degli altri diritti, opporsi alla domanda di registrazione.

Una volta risolte le eventuali obiezioni, nella corrispondenza tra richiedente ed esaminatore oppure nel corso di un’udienza, la domanda viene pubblicata. L’esaminatore informa i titolari dei marchi anteriori del possibile conflitto, affinché possano decidere se opporsi alla nuova domanda. È anche frequente che presentino opposizione i titolari dei marchi anteriori che l’esaminatore non consideri in conflitto con la domanda, i titolari di marchi non registrati (che potrebbero tutelare i loro marchi tramite un’azione di concorrenza sleale) o i titolari di copyright o di design in conflitto con la domanda di marchio.

Una volta pubblicata la domanda, inizia a decorrere il termine di opposizione di due mesi, prorogabile su richiesta a tre. Le leggi di altri Paesi prevedono un unico periodo di tre mesi e il più breve periodo iniziale nel Regno Unito ha lo scopo di limitare ritardi fissi nel processo di registrazione. Per beneficiare del mese in più, un potenziale opponente deve solo presentare un modulo, affermando che intende opporre la domanda di registrazione, ed automaticamente gli verrà concesso un ulteriore mese.

Eventuali opposizioni che siano state presentate nei termini di legge (con pagamento delle tasse di opposizione) devono essere esaminate prima che la domanda possa essere registrata. La trattazione richiederà un’udienza, sebbene normalmente si presenti una memoria scritta anziché partecipare ad un’udienza, e l’esaminatore deciderà se la domanda può essere accolta. E’ possibile presentare ricorso contro la decisione dell’esaminatore o a una persona incaricata (un avvocato senior con esperienza nel diritto e nella pratica dei marchi) o al tribunale.

Le parti possono anche concordare un periodo di riflessione, per consentire loro di negoziare un accordo. Inizialmente previsto per un periodo di sette mesi, è possibile ottenere una proroga di nove mesi per negoziare un accordo di coesistenza.

Quanto tempo ci vuole per registrare un marchio nel Regno Unito?

Una volta risolte le eventuali opposizioni, il marchio verrà registrato e sarà rilasciato un certificato di registrazione per e-mail. Nel caso più semplice, in assenza di obiezioni o opposizioni, questo può avvenire tra le dieci e le dodici settimane dal deposito, ma di solito sei mesi è il periodo standard. Eventuali opposizioni possono allungare notevolmente i tempi.

Quanto costa registrare un marchio in UK?

Il costo della registrazione di un marchio include le tasse ufficiali addebitate dall’ufficio marchi e i gli onorari addebitati da un professionista specializzato in marchi. Mentre l’importo delle tasse ufficiali è fisso, gli onorari professionali dipendono dalla quantità di lavoro svolto.

Tasse di deposito

La tariffa base per la domanda di marchio è di £200 nel caso in cui i prodotti o servizi specificati nella domanda siano in una sola classe. Tuttavia, adesso la maggior parte delle domande vengono presentate online ad una tariffa scontata di £170.

Il costo di ogni classe aggiuntiva è di £50, sia che la domanda venga presentata online o a mezzo posta. Adesso molte domande coprono diverse classi, quindi le tasse di deposito possono raggiungere un importo significativo. Non sono previsti costi ulteriori nel corso del processo di registrazione, come ad esempio una tassa di registrazione. La tassa di deposito copre l’intero processo.

Oltre alle tasse ufficiali di deposito, il richiedente dovrà pagare il suo rappresentante professionale, nel caso ne abbia uno. I titolari stranieri di marchi britannici dovranno eleggere domicilio nel Regno Unito e, sebbene non vi siano obblighi di avere un rappresentante professionale in UK, è una buona idea nominarne uno. A fronte di un compenso ragionevole miglioreremo le possibilità di successo della vostra domanda di registrazione, stilando un elenco di prodotti e servizi che massimizzi la vostra protezione, utilizzando una combinazione di descrizioni generali e dettagliate e consigliando quale marchio – parole, immagini e altro– registrare. I rappresentanti professionali possono anche difendervi in un procedimento di opposizione, e negoziare un accordo di coesistenza per vostro conto.

Rinnovo del marchio

Il Vostro marchio nel Regno Unito è registrato per dieci anni, come avviene nell’Unione Europea e in molti altri stati. Occorre pagare le tasse di rinnovo per continuare a beneficiare della protezione del marchio.
L’IPO vi informerà all’approssimarsi della scadenza di rinnovo e potrete rinnovare il marchio a partire dai sei mesi che precedono la data di scadenza. Ci assicuriamo, inoltre, che le date di scadenza dei marchi dei nostri clienti siano registrate nei nostri database, e che i clienti siano informati con congruo anticipo circa la necessità di effettuare il rinnovo.

Conclusioni

La registrazione del marchio nel Regno Unito non è obbligatoria per le imprese che operano qui, ma è fortemente consigliata. La tutela attraverso l’azione di concorrenze sleale in assenza di registrazione è possibile, ma costosa e dall’esito incerto. La registrazione di un marchio è invece relativamente economica e garantisce la massima certezza giuridica.