Difesa del marchio da diffide o opposizioni alla registrazione

Quando si utilizza un marchio, così come nel caso in cui siate titolari di un marchio depositato o registrato, esiste la possibilità di ricevere contestazioni. In tal caso sarà opportuno difendere il vostro marchio nel modo migliore.

Le contestazioni più frequenti a un marchio

Le contestazioni possono assumere diverse forme, tra le quali, ad esempio, una lettera di diffida oppure un’opposizione alla registrazione del marchio, oltre alle azioni giudiziali, che però non tratteremo in questo articolo.

Lettera di diffida

In astratto non è possibile enunciare tutti i motivi che possono essere posti a base di una diffida, perché la casistica è molto ampia.

Una diffida, che viene inviata quando si ritiene che vi sia stata una violazione di legge, consiste in un atto (di solito una lettera raccomandata o PEC) con il quale si invita formalmente un soggetto a compiere una determinata azione oppure ad astenersi dal farlo, avvertendolo delle conseguenze che una sua inadempienza all’invito potrebbe determinare.

Esempi di richieste che è possibile ricevere in una diffida sono:

• Invito a ritirare una domanda di registrazione di marchio che si dichiara essere in violazione di un diritto anteriore;
• Invito a cessare l’utilizzazione di un marchio e a ritirare la merce recante detto marchio;
• Invito a cessare l’uso e/o modificare gli altri segni distintivi (ad esempio ditta, nome a dominio) che si assumono essere anch’essi in violazione di un diritto anteriore;
• Richiesta di impegnarsi formalmente a non utilizzare e a non depositare o registrare marchi identici o simili al diritto anteriore posto a base della diffida.

Come rispondere alla diffida: il ruolo del consulente

In una diffida possono essere presenti anche altre richieste ed è importante che le valutiate assieme ad un professionista esperto, che vi aiuti a comprendere se la diffida è fondata, se esistono argomenti di difesa e in termini più generali quale sia la strategia migliore da adottare per tutelare il vostro business.

Notifica di opposizione alla registrazione del vostro marchio

Altra ipotesi di contestazione è l’opposizione alla registrazione del marchio.

Nel caso abbiate depositato una domanda di marchio, potrebbe esservi notificato un atto di opposizione alla sua registrazione.

Coloro che si ritengano lesi dalla registrazione del vostro marchio (ad esempio, i titolari di marchi anteriori depositati e/o registrati prima del deposito del vostro marchio) possono chiedere all’ufficio competente di rifiutarne la registrazione.

Ricordiamo che per limitare al massimo il rischio di ricevere un’opposizione, è opportuno far effettuare una ricerca di anteriorità per scoprire in anticipo se il vostro marchio è uguale o simile a un marchio anteriore.

Come rispondere a un atto di opposizione: il ruolo del consulente

Nel caso l’opposizione sia rivolta contro un marchio italiano oppure un marchio dell’Unione Europea, iI termine per la sua presentazione è di di tre mesi dalla data di pubblicazione del marchio contestato.

I termini di opposizione nei confronti di un marchio di un altro Stato (ad esempio, un marchio statunitense oppure un marchio cinese) possono essere diversi ed è importante che Vi confrontiate con il vostro consulente di fiducia, che, oltre a verificare i termini, potrà analizzare l’opposizione, valutarne la fondatezza, indicare una strategia difensiva e quantificare le vostre chance di successo nel procedimento.