Marchi della moda: controversie e rifiuti nei paesi CSI

L’industria della moda nel mondo

La moda è un fenomeno sociale. Lo scopo principale dei prodotti della moda è soddisfare le esigenze estetiche e mostrare lo status sociale del loro proprietario. La moda serve a rivelare le differenze tra una persona e l’altra, l’appartenenza a diversi gruppi sociali, nonché ad evidenziare bisogni e preferenze ed esprimere la propria individualità. La moda giovanile, ad esempio, può distinguere persone di diverse fasce di età, e la personale selezione di beni di lusso evidenzia l’espressione di sé e lo status di una persona.

Allo stesso tempo, la diffusione dei prodotti della moda è associata all’incremento della pubblicità di un certo stile di vita. Se nel passato il consumo di cibo e il lavaggio di indumenti era un processo puramente privato, nella società moderna non sono solo i vestiti, le scarpe e gli accessori delle classi 18 e 25 della Classificazione di Nizza ad essere considerati prodotti della moda. Passando da un’interpretazione più ristretta ad una più ampia, vale la pena ricordare che quasi tutti i prodotti di consumo personale, incluse le automobili, i mobili, le penne, ecc. possono essere collegati alla moda.

L’industria della moda è unica rispetto agli altri settori manifatturieri perché è gestita in buona parte dalla fluidità del cambiamento. Caratteristiche importanti come il dinamismo e l’intensità dei processi produttivi, la rapidità della risposta alle richieste del mercato e ai nuovi trend, l’elevato tasso di competizione e l’importanza nello stabilire e nel mantenere una reputazione positiva caratterizzano questo mercato, che ha un’influenza significativa sui comportamenti e sulle decisioni dei consumatori – quali prodotti acquistare, e di quale azienda.

Al giorno d’oggi l’industria della moda è un settore economico a sé stante. Le aziende coinvolte nella produzione, vendita e assistenza nei prodotti della moda, incluse le attività di pubblicità e di promozione attraverso agenzie pubblicitarie e i mass media, rappresentano un’industria gigantesca, che genera introiti annuali di miliardi di dollari, ma che richiede anche ingenti investimenti. Secondo alcune stime, l’industria della moda è al quinto posto tra i settori a più alta intensità di capitale dell’economia moderna.

Secondo le stime di esperti dell’Europa occidentale, i consumatori spendono circa il 10% del loro reddito per l’acquisto di beni dell’industria della moda (nel senso stretto di questo concetto), negli Stati Uniti il 5%. Se includiamo nel settore della moda tutti i tipi di prodotti che soddisfano principalmente il prestigio sociale ed estetico, piuttosto che ristrette esigenze utilitaristiche, allora il loro acquisto, secondo gli esperti, rappresenta circa il 40% delle spese dei bilanci familiari dei paesi sviluppati.

L’industria della moda è nata come fenomeno della società dell’Europa occidentale e fino alla fine del XX secolo non ha subito l’influenza di altre culture. La globalizzazione nel ventesimo secolo ha prodotto non solo l’espansione della moda occidentale nel mondo, ma anche la penetrazione delle influenze orientali provenienti da Giappone, Cina, Corea del Sud e altri paesi asiatici. Nel ventunesimo secolo, l’impatto della cultura orientale crescerà ulteriormente.

L’industria della moda nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)

Nei Paesi di nostra giurisdizione – repubbliche dell’ex Unione Sovietica come la Federazione Russa, l’Ucraina, la Bielorussia, il Kazakistan e altre, ora CSI, l’industria della moda nella percezione comune di questo concetto ha iniziato a svilupparsi all’inizio degli anni 90, dopo la dissoluzione dell’URSS.

Lo sviluppo del mercato interno della moda è stato fortemente ostacolato dalla necessità di ingenti capitali iniziali. Ergo, nella CSI hanno dominato prodotti di moda di aziende straniere. Oltre l’80% dell’abbigliamento di lusso proveniva dall’Europa occidentale, e circa la metà dall’Italia. Allo stesso tempo, ha iniziato a svilupparsi la produzione nazionale di articoli di moda e la creazione di popolari brand locali. Ad ogni modo, si percepisce una forte influenza occidentale sul mercato interno dei prodotti di moda, molti marchi nazionali hanno nomi in caratteri latini (come “VOVK”, “Braska”, “Krisstel”, “DolceDonna”, “Week”, “Gloria Jeans”, ecc.). Questo può essere spiegato non solo con l’influenza delle tendenze occidentali, ma anche con la volontà dei designer locali di espandere la loro attività sul mercato internazionale.

L’industria della moda tra haute couture, prêt-â-porter e mercato di massa

L’industria della moda può essere condizionatamente divisa in tre aree principali: “haute couture” o alta moda, “prêt-â-porter” e mercato di massa; le caratteristiche di ognuna dovranno infine essere prese in considerazione dai produttori nello sviluppo dei nuovi brands e nel loro potenziamento.

I prodotti di classe “couture” sono beni esclusivi e di lusso creati da un designer in un unico esemplare, con tessuti e accessori di alta qualità, spesso a seguito di un ordine personale da parte di un cliente.

I marchi di “Haute couture” sono nomi protetti che non possono essere utilizzati, tranne da aziende che soddisfano determinati e ben definiti standard e che ottengono la certificazione dalla Fédération francaise de la couture. Il desiderio delle case di moda di ottenere questo status e di partecipare alle sfilate delle settimane della moda è principalmente una mossa di marketing di lungo periodo, sebbene le entrate principali per le case di moda provenga dal prêt-à-porter.

Il Ready to wear (prêt-à-porter) è abbigliamento di taglie standardizzate, progettato per una produzione e una vendita più ampie.

Le case di moda solitamente combinano sia l’alta moda che il prêt-à-porter, per il segmento del mercato del lusso. L’abbigliamento di questa classe è diviso in due sotto-classi: prêt-à-porter di lusso e prêt-à-porter semplice.

• La categoria dei prodotti di lusso del prêt-à-porter è più costosa. I prodotti di questo gruppo prendono il nome dallo stilista, l’azienda deve avere le proprie boutique monomarca (Gucci, Prada, Armani, Versace, Christian Dior, Cavalli ecc.).
• I prodotti del prêt-à-porter semplice non hanno necessariamente il nome dello stilista nel brand e vengono venduti principalmente attraverso boutique multi-marca.

La terza nicchia dell’industria della moda è il mercato di massa, caratterizzato da abiti di qualità media con prezzi accessibili e con marchi poco conosciuti o non registrati.

L’industria della moda ai tempi dell’AI e delle nuove tecnologie

La quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall’integrazione della produzione, dalle comunicazioni di rete e dall’introduzione dell’intelligenza artificiale, ha sicuramente una grande influenza sull’industria della moda.

La rapida evoluzione degli strumenti 2D e 3D per la progettazione, lo sviluppo e il commercio dell’abbigliamento, dei software speciali per raccogliere e analizzare le richieste per la creazione di nuove linee di abbigliamento, dei personal computer assistenti degli stilisti, hanno portato non solo i designer, ma anche gli sviluppatori, i professionisti della produzione e del marketing ad un nuovo livello e determinano le dinamiche del moderno sviluppo dell’industria della moda.

Nel corso della intensa crescita e delle tendenze moderne dello sviluppo industriale, riconoscendo le peculiarità dell’industria della moda in ogni parte del mondo, concentrandosi sulle nuove tendenze e sui bisogni dei gruppi sociali – consumatori dei marchi di moda, è necessario per i produttori dei marchi della moda prestare un’attenzione crescente alla tutela dei loro diritti.

Il rapido sviluppo dell’industria della moda non elimina i problemi connessi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ma li acutizza. Gli stilisti lamentano spesso che i loro modelli vengono imitati e copiati, mentre i proprietari dei marchi patiscono il fenomeno del falso (contraffazione).

È ovvio che per i contraffattori è molto più facile copiare i prodotti della moda, perché sono relativamente più facili da produrre, rispetto ai dispositivi high-tech. Inoltre, tali prodotti possono essere venduti con notevoli profitti grazie alla notorietà del brand copiato.

Controversie nel settore della moda: Gucci VS GUESS

Nel frattempo, controversie legali possono sorgere anche tra marchi del lusso e produttori del mercato di massa, che potrebbero provare ad imitare visivamente i marchi rinomati e a cercare di attirare in questo modo un maggior numero di clienti.

Un esempio che potrebbe essere citato a questo riguardo è la causa intentata dalla casa di moda GUCCI contro il marchio americano GUESS. Il contenzioso tra le due società risale al 2009. L’oggetto della controversia era l’uso da parte della società americana Guess di un logo con la letter “G” e un motivo a forma di rombi.

 

 

Nel 2012, GUCCI ha vinto una causa negli Stati Uniti e ha chiesto a GUESS un risarcimento danni di 4,7 milioni di dollari. GUCCI ha anche promosso altre cause contro GUESS in molti altri Paesi, ma non tutti i casi sono stati risolti a suo favore. Nel 2018, le due aziende hanno posto fine alla loro lunga vertenza e hanno raggiunto un accordo, anche visti i considerevoli sforzi profusi negli anni in termini di tempo e denaro.

Il citato caso “GUCCI” contro “GUESS” illustra la violazione connessa all’imitazione da parte di una società dei prodotti di un’altra società, con l’intento di trarre vantaggio dal valore superiore dei prodotti imitati.

Lotta alla Contraffazione nel settore della moda tra tutela di marchi, modelli e diritti d’autore

Quando discutiamo di lotta alla contraffazione, di un quadro giuridico completo, di tribunali e di border measures; tutti insieme forniscono soluzioni efficaci per proteggere i titolari dei diritti e i produttori in buona fede. Pertanto, l’effettiva protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale nell’industria della moda è il modo migliore per impedire a terzi di lucrare sul lavoro degli altri, copiando oppure utilizzando un modello o un prodotto senza avere l’autorizzazione del titolare.

Per il grande pubblico stiamo suggerendo, mentre per i professionisti della IP stiamo solo ricordando, che gli strumenti della proprietà intellettuale più rilevanti nel mondo della moda sono: modelli, diritto d’autore e marchi.

L’industria della moda investe ingenti risorse per la creazione di nuovi ed originali design. Tali design possono essere protetti tramite la registrazione, che aiuta il titolare ad impedire che altri utilizzino il suo design, che può riguardare un elemento tridimensionale, come la forma di una borsa, oppure un elemento bidimensionale, come un pattern.

In alcuni Paesi, i design di moda possono essere protetti dalla legge sul diritto d’autore. Allo stesso tempo, però, non tutti gli articoli di moda possono essere protetti tramite copyright.

Protezione tramite copyright o marchio registrato? Il caso Engine Turn

Un esempio è il caso Dunhill: la società ha presentato una domanda di copyright al Copyright Office degli Stati Uniti per registrare un pattern chiamato “Engine Turn”  nel 2019. L’Ufficio, tuttavia, ha rifiutato la registrazione perché il pattern è stato ritenuto non originale, raffigurante semplici figure geometriche.

Tuttavia, tenendo presente il breve ciclo di vita dei prodotti del settore della moda – spesso non più di una stagione – la registrazione dei disegni industriali, così come quella del copyright, potrebbe non giustificare il considerevole impiego di tempo e di costi.

Naturalmente, alcune tendenze potrebbero non passare mai di moda e alcuni articoli potrebbero diventare dei classici. Per gli articoli di moda con un ciclo di vita lungo, la registrazione del design o la protezione con copyright può essere un buon metodo per impedire ad altri di sfruttare il lavoro dei creativi.

Nel frattempo, tenendo presente la stagionalità del settore della moda, riteniamo che siano i marchi a svolgere uno dei ruoli più importanti all’interno del settore moda. I consumatori nel settore della moda tendono ad essere orientati al marchio e i marchi rappresentano lo strumento migliore per orientare la loro decisione di acquisto. I marchi consentono ai consumatori di associare i prodotti ad un particolare stile, range di qualità ecc.

Vale la pena ricordare che la registrazione di marchi non si limita solo ai nomi e ai loghi. Anche registrare marchi per alcune loro caratteristiche chiave è una pratica comune nell’industria della moda.

Uno degli esempi più eclatanti è la registrazione della suola rossa delle scarpe come il marchio di Cristian Louboutin (e.g. IR 902955 TM  IR 759326 TM  , etc.).

Il celebre motivo tartan, disegnato da Burberry, è anch’esso registrato come marchio (e.g. IR 732879 TM     nelle classi 03, 18, 25).

Nonostante il tentativo fallito di registrare il copyright per “Engine Turn”, il pattern in oggetto è stato registrato da Alfred Dunhill come marchio (IR 1452431 TM    nelle classi 18 and 25) in EU e in Cina.

Alla luce di quanto sopra, a nostro avviso, la registrazione del marchio è lo strumento più efficace per tutelare i diritti di proprietà intellettuale nell’industria della moda, mentre occorre considerare le differenze nell’approccio all’esame della registrabilità nelle varie giurisdizioni.

Impedimenti relativi e assoluti nei paesi membri del CIS

In linea generale, la categoria degli impedimenti assoluti e di quelli relativi alla registrazione di un marchio è simile in tutto il mondo; tuttavia nei Paesi membri del CIS i criteri posti a base dell’esame di un marchio sono più rigidi di ciò che avviene, ad esempio, nel caso dell’Ufficio Europeo, il che da un lato può rappresentare un considerevole ostacolo per i richiedenti ma, dall’altro lato, può anche essere considerato ragionevole in determinate circostanze.

La differenza più significativa è che nel caso del marchio dell’Unione Europea, la domanda di marchio è esaminata solo con riguardo ai motivi assoluti di rifiuto e poi pubblicata per il periodo di opposizione, durante il quale i terzi possono presentare un’opposizione contro la registrazione del marchio. Se nessuna opposizione viene presentata, il marchio è registrato con efficacia in tutta la UE. Di contro, in tutti i Paesi del CIS, il marchio viene esaminato anche in base ai motivi relativi di nullità, vale a dire si valuta se esso è simile ai marchi anteriori, siano essi depositati o registrati.

Delineiamo di seguito alcune peculiarità nell’esame dei marchi nei Paesi del CIS:

• In Russia, i marchi vengono esaminati non solo sotto il profilo della somiglianza con i marchi anteriori, ma anche sotto quello della somiglianza con i marchi che, pur non registrati, sono però utilizzati sul mercato russo.
• In Armenia, l’Esaminatore può anche emettere un rifiuto contro un marchio che sia identico o simile a marchi che, pur non registrati, siano però attivamente usati in Armenia o all’estero; poiché in tali casi, la registrazione di un marchio può comportare un ingiusto sfruttamento della reputazione altrui e confondere i consumatori.
• Inoltre, in linea generale, occorre notare che l’Esaminatore nei Paesi del CIS presta principalmente attenzione agli eventuali elementi verbali presenti nel marchio. Tuttavia nella prassi abbiamo avuto casi in cui abbiamo richiamato l’attenzione dell’esaminatore sulle differenze nei canali di distribuzione e nelle categorie di consumatori, che sono stati poi presi in considerazione dall’esaminatore al momento di emettere una decisione sulla registrazione del marchio.

Utilizzando esempi tratti dalla nostra esperienza, vorremmo condividere alcuni interessanti casi di registrazione di marchi nei Paesi CIS, che tipo di ostacoli si sono presentati e come siamo riusciti a superarli.

Rifiuti provvisori basati su motivi relativi

TM MAC DOUGLAS IR 1176121, UA

La domanda di marchio MAC DOUGLAS era stata provvisoriamente rifiutata in Ucraina per tutti i prodotti delle classi 18 e 25, in quanto ritenuta dall’Esaminatore simile al marchio internazionale     563235.

Da notare che il titolare del marchio anteriore aveva accettato di rilasciare una Lettera di Consenso all’uso e alla registrazione del marchio richiesto in Ucraina per i prodotti delle classi 18 e 25.

Tuttavia, secondo la prassi attualmente in vigore in Ucraina nell’esame dei marchi, la sola produzione di una Lettera di Consenso non è di per sé elemento sufficiente a superare il rifiuto, in quanto l’Ufficio Marchi Ucraino ritiene la lettera di consenso supplementare alle argomentazioni, utile per accrescere le possibilità di successo di superare l’obiezione.

Di conseguenza, assieme alla lettera di consenso, abbiamo anche depositato le nostre argomentazioni circa i diversi campi di attività delle parti coinvolte, i loro consumatori di riferimento e canali commerciali.

Infatti, il marchio di cui era stata richiesta la registrazione commercializzava principalmente in prodotti di cuoio e loro imitazioni, mentre la Profumeria Douglas GmbH (proprietaria del marchio contestato) è una catena di profumerie operante a livello internazionale nella vendita di cosmetici, profumi ed accessori.

TM BARACCO IR 1125124, UA

Il marchio BARACCO (titolare – HENDESON S.R.L. (IT); fino al 2016 il suo proprietario era Gianluigi Baracco (IT), era stato rifiutato per i prodotti della classe 25 (calzature in generale, non per sport) a causa dell’esistenza di un marchio anteriore in Ucraina, cioè  , internazionale n. 438561.

In questo caso, abbiamo basato la nostra replica sulla mancanza di somiglianza dei marchi in questione, da un punto di vista semantico e fonetico, in quanto la parola «BARACCO» è il cognome del richiedente, non ha alcun significato nella lingua italiana ed è anche un cognome molto diffuso in Italia. Le parole «BAROCCO ROMA» hanno invece un chiaro significato, cioè «Barocco Romano – stile dell’arte europea».

Oltre ai suddetti argomenti, abbiamo evidenziato le differenze del pubblico di riferimento delle due parti in Ucraina e una breve storia della creazione dei due marchi.

Il marchio BARACCO ha una registrazione nazionale in Italia (n. 0001496191) e una registrazione dell’Unione Europea (n. 0100788032), mentre l’altra parte – BAROCCO ROCCO (IT) non ha presentato alcuna opposizione a tale marchio nelle suddette giurisdizioni, che è un indizio dell’assenza di conflitto di interessi tra le due società. Abbiamo utilizzato anche queste argomentazioni nella nostra replica al rifiuto provvisorio.

Questa strategia ha avuto successo e il marchio ha ottenuto tutela legale in Ucraina.

TM , UA, RU

Per descrivere la notevole differenza nell’approccio all’esame nei Paesi del CIS, vorremo condividere la nostra esperienza riguardo ai rifiuti provvisori di questo marchio in Ucraina e in Russia.

In Ucraina, il marchio internazionale 1111582 è stato rifiutato per tutti i prodotti e servizi richiesti nelle classi 25 e 35, in quanto ritenuto dall’esaminatore simile al marchio  internazionale 1125753 e al marchio n. 107938.

Abbiamo basato la nostra argomentazione difensiva sostenendo, prima di tutto, l’assenza di somiglianza visiva dei marchi in questione poiché il marchio richiesto crea una impressione generale totalmente diversa rispetto ai due marchi anteriori posti a base dell’obiezione. Il richiedente – CONDORPELLI S.P.A. (IT) è un’azienda di fama mondiale che produce e vende abbigliamento di pelliccia di lusso, e a nostro avviso i consumatori non possono confondere i prodotti del marchio    con i prodotti di nessun’ altra azienda.

Nonostante i marchi in questione fossero foneticamente simili a causa del comune elemento verbale “MANZONI”, abbiamo superato il rifiuto in Ucraina grazie agli argomenti sopra esposti.

Allo stesso tempo, in Russia, il cliente ha ricevuto un rifiuto provvisorio con la citazione di otto marchi anteriori ostativi, tutti contenenti il comune elemento verbale, «MANZONI» e tutti di titolarità di uno stesso proprietario, AMELHILL SERVICES LTD. (CY).

A causa del comune elemento verbale «MANZONI», presentare una replica basata sulla sola assenza di somiglianza non sembrava una soluzione efficace, a causa delle ridotte chance di successo in Russia.

Tuttavia, il cliente decise di percorrere questa strada, che condusse all’emissione della conferma del rifiuto del marchio in Russia. Per quanto riguarda la Lettera di Consenso, in questo caso non sarebbe stata accettata in Russia poiché l’Ufficio Marchi Russo impone rigide condizioni ai documenti di consenso che siano emessi per marchi simili, con lo scopo di garantire la tutela dei diritti dei consumatori.

Il richiedente decise di contestare la decisione di rifiuto presentando un appello basato sugli stessi argomenti dell’assenza di somiglianza tra i marchi. Come avevamo previsto e riferito al cliente, la stessa strategia non ha prodotto alcun risultato positivo e il marchio fu nuovamente rifiutato in Russia.

Sfortunatamente, in questo particolare caso in Russia, le chance di ottenere protezione legale con il solo deposito delle argomentazioni erano estremamente limitate, a meno che i marchi anteriori posti a base del rifiuto non fossero cancellati oppure ceduti al titolare del marchio rifiutato.

TM ‘INTREND’ IR 1428732, RU

Il nostro cliente – MAX MARA INTERNATIONAL S.A. ha ricevuto un rifiuto provvisorio parziale per il marchio INTREND per i prodotti della classe 25, basato sul marchio anteriore   internazionale n. 674457, registrato in Russia nella classe 25.

Negli Uffici Marchi dei Paesi del CIS il rischio di confusione viene valutato innanzi tutto in riferimento agli elementi verbali del marchi in conflitto, sui quali, a loro avviso, si concentra principalmente l’attenzione dei consumatori e, di conseguenza, l’impressione generale creata dal marchio.

C’è un notevole grado di somiglianza tra il marchio oggetto di obiezione e il marchio anteriore, in quanto la parola “TREND” è una componente del marchio rifiutato. Pertanto, abbiamo raccomandato al richiedente di provare ad ottenere una Lettera di Consenso dal titolare del marchio anteriore, poiché costituiva un’opzione un po’ più affidabile per provare a superare il rifiuto.

Le negoziazioni hanno avuto successo ed abbiamo ottenuto la Lettera di Consenso da parte del titolare del marchio anteriore, con conseguente superamento dell’obiezione e ottenimento della registrazione in Russia per tutti i prodotti della classe 25.

TM IR 1288699, AM,AZ

Il marchio ZANELLATO del GRUPPO ZANELLATO S.R.L. (IT) è stato oggetto di un rifiuto parziale in Armenia e Azerbaijan per i prodotti delle classi 18 e 25, in quanto l’Esaminatore lo ha ritenuto simile e confondibile con il marchio internazionale 966864 ZANELLA, registrato in entrambi i territori per i prodotti delle classi 18 e 25.

Il richiedente voleva ottenere protezione per i prodotti della classe 18, essendo la sua attività principale la produzione e la vendita di borsette, zaini, valigie in pelle ecc.

L’opzione preferibile per superare il rifiuto sia in Armenia che in Azerbaijan era provare ad ottenere Lettere di Consenso dal titolare del marchio anteriore posto a base del rifiuto – ZANELLA IP HOLDINGS, LLC (US).

A seguito di trattative con il titolare del marchio anteriore, abbiamo ottenuto le Lettere di Consenso e siamo riusciti a superare i rifiuti sia nella classe 18 che nella 25.

Rifiuti provvisori per motivi assoluti

TM (B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939), UA

Il marchio internazionale     n. 874239, depositato a nome di BBS S.p.A. (IT), venne rifiutato per tutti i prodotti e servizi richiesti, in quanto considerato dall’Esaminatore Ucraino decettivo e idoneo ad ingannare i consumatori sulla provenienza dei prodotti e dei servizi.

Il rifiuto fu basato sul fatto che titolare del marchio era una società Americana – DARWELL LLC (US), quando invece il marchio contiene il nome di una città italiana – Milano. Tuttavia, questa registrazione internazionale fu ceduta al cliente nel 2010 dal suo precedente titolare, BBS S.p.A., che è una società italiana.

Ci sono molti marchi originari dell’Italia o della Francia, che però non sono di esclusiva proprietà dei loro fondatori, ma anche di grandi aziende di altri Paesi. Possiamo citare a titolo di esempio Valentino, che nel 1998 ha ceduto il suo marchio a RCS Media Groups S.p.A., o Takada Kenzo, che ha ceduto la sua attività a LVMH.

LVMH, sebbene sia una società francese, possiede anche marchi come  (DKNY DONNA KARAN NEW YORK), (LOEWE Madrid 1846) e (PINK Thomas Pink Jermyn Street London). Molti di questi marchi includono il nome delle città dove iniziò la produzione o nelle quali vive il loro fondatore.

Inoltre, tutti gli articoli di abbigliamento, scarpe ed accessori rivendicati dal marchio oggetto di obiezione sono tutt’ora disegnati dall’artista italiano – Alessandro Matteoni, che vive e lavora in Italia. Per il superamento dell’obiezione abbiamo ricevuto una sua lettera, nella quale confermava questa informazione.

Tutte queste informazioni e argomentazioni sono state riportate nella replica al rifiuto. L’Esaminatore ha accolto i nostri argomenti ed ha concesso la registrazione.

TM ‘dress for the moment’ IR 1139875, KZ

Il marchio richiesto (richiedente – New Yorker Hungry Kereskedelmi Kft. (HU) fu oggetto di rifiuto parziale in Kazakistan nella classe 25, perché ritenuto dall’Esaminatore privo di capacità distintiva in quanto descrittivo in riferimento ai prodotti della classe 25, e quindi inidoneo alla registrazione.

Il solo modo per superare il rifiuto era dimostrare che il marchio aveva acquisito in Kazakistan la capacità distintiva in seguito all’uso. Il marchio è stato infine registrato per tutti i prodotti richiesti, perché abbiamo convinto l’Esaminatore, tramite prove a argomentazioni, che il marchio aveva ottenuto la capacità distintiva in Kazakistan a seguito dell’uso fatto in questo territorio ed era divenuto, pertanto, riconoscibile ed identificabile dai consumatori kazaki.

TM   IR 1221416, TJ

Vale la pena ricordare che il rifiuto provvisorio ricevuto dal nostro cliente Philipp Plein (CH) in Tajikistan, dove l’Esaminatore ha ritenuto il marchio contrario al pubblico interesse, era legato al modo di vivere molto conservatore e tradizionalista del Tajikistan.

Nella nostra replica abbiamo sostenuto che alla base del marchio vi era l’idea dello stilista che un teschio è un simbolo di vita e di coraggio di fronte alla morte.

Inoltre, abbiamo evidenziato come i teschi siano tra i simboli più utilizzati in tutto il mondo e in tutte le epoche, specialmente nella cultura giovanile, ed infatti i prodotti del Signor Plein sono indirizzati principalmente alle generazioni più giovani.

Le nostre argomentazioni sono state accolte dall’Esaminatore, e abbiamo ottenuto una decisione favorevole dall’Ufficio Marchi del Tajikistan, con la conseguente registrazione del marchio per tutti i prodotti e servizi richiesti, inclusi quelli delle classi 18 e 25.

Nella nostra esperienza possiamo vantare una serie di casi di successo, nei quali i marchi furono inizialmente rifiutati sulla base dei motivi sopra citati in Tajikistan, per poi essere registrati a seguito dell’accoglimento delle nostre argomentazioni.

 

TM   IR 1266910, UZ, TJ, KG, KZ

Il marchio     depositato a nome di GIORGIO ARMANI S.P.A. (IT) per prodotti delle classi 18 e 25, inizialmente ha ricevuto rifiuti provvisori nelle summenzionate giurisdizioni, sulla base dei motivi assoluti di nullità.

La traduzione inglese dell’elemento verbale francese «le sac» è «la borsa».

• In Uzbekistan, il rifiuto provvisorio fu emesso a causa dell’elemento verbale «Sac», ritenuto dall’Esaminatore privo di capacità distintiva e decettivo rispetto a tutti i prodotti richiesti, mentre l’elemento «11» era stato ritenuto anch’esso privo di capacità distintiva e doveva essere sottoposto a disclaimer. L’Ufficio Uzbeko ha accolto in parte i nostri argomenti e il marchio è stato registrato per tutti i prodotti della classe 25, con il disclaimer dell’elemento «11», e per i prodotti della classe 18, con il disclaimer sugli elementi «le Sac 11».
• In Tajikistan fu emesso un rifiuto provvisorio parziale per i soli prodotti della classe 18, perché il marchio venne considerato dall’Esaminatore privo di capacità distintiva, essendo puramente descrittivo dei prodotti della classe 18. Abbiamo provato due volte a superare il rifiuto, prima attraverso il deposito di una memoria (non andata a buon fine) e poi attraverso la contestazione della decisione dell’Esaminatore. Alla fine, le nostre argomentazioni sono state accolte dalla Commissione di Ricorso del Tajikistan e il marchio è stato registrato per tutti i prodotti richiesti nelle classi 18 e 25.
• In Kirghizistan il marchio venne parzialmente rifiutato per i prodotti della classe 18, in quanto ritenuto dall’Esaminatore privo di capacità distintiva, essendo puramente descrittivo dei prodotti della classe 18. Dopo il deposito della nostra replica, il marchio internazionale 1266901 è stato registrato per tutti i prodotti richiesti nelle classi 18 e 25, con il disclaimer sull’elemento «Sac».
• In Kazakistan il marchio fu rifiutato per i prodotti delle classi 18 e 25, perché ritenuto dall’Esaminatore privo di capacità distintiva, essendo descrittivo dei prodotti della classe 18 e in grado di indurre in errore i consumatori per la restante parte dei prodotti, non legati alle borse.

Abbiamo provato a superare il rifiuto argomentando sul carattere fantasioso del marchio contestato e sulla sua originale rappresentazione grafica e ponendo l’accento sulla fama planetaria di GIORGIO ARMANI S.P.A. Inoltre, abbiamo sottolineato il fatto che il francese non è una lingua ufficiale in Kazakistan, di conseguenza è improbabile che il marchio richiesto sia conosciuto dal consumatore kazako in qunto parola francese.

Tuttavia, l’Esaminatore non ha accolto le nostre argomentazioni ed ha emesso una decisione di rifiuto definitivo in riferimento a tutti i prodotti richiesti.

Conclusioni

Dopo un’attenta analisi della nostra esperienza di tutela dei marchi nel settore della moda, possiamo delineare le seguenti conclusioni:

• Consigliamo vivamente di effettuare una ricerca preliminare prima di depositare un marchio, al fine di venire a conoscenza di possibili diritti anteriori su marchi simili, con l’obiettivo di cercare di evitare rifiuti provvisori;
• È sempre consigliabile valutare attentamente l’inserimento di parole o frasi descrittive e di utilizzare parole o frasi di fantasia per i marchi della moda;
• Se una domanda di marchio riceve un rifiuto provvisorio per motivi relativi di nullità, si consiglia di chiedere l’assistenza di un esperto legale in marchi per valutare le possibili opzioni e possibilità di successo di superamento del rifiuto e ottenimento della protezione legale;
• I marchi nel settore della moda vengono spesso rifiutati per motivi assoluti di nullità, quali ad esempio il carattere ingannevole del marchio richiesto riguardo al luogo di produzione dei prodotti rivendicati, a causa dell’inclusione di elementi come nomi geografici delle città o di Paesi, mentre il richiedente proviene da un altro Paese. Dal momento che tali elementi sono di solito non-proteggibili, si suggerisce di valutare attentamente la loro inclusione nel marchio.

Ci auguriamo che questa panoramica, così come gli esempi dei marchi nel settore della moda nei paesi CIS, possa aiutare i professionisti della Proprietà Intellettuale e gli stilisti e le aziende della moda a proteggere i loro marchi in modo più efficace.