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Italiano Non tutti sanno che è possibile anche registrare come marchio una parola del tutto priva di caratterizzazione grafica: è il cosiddetto marchio denominativo, o marchio verbale, che si distingue quindi dal marchio figurativo costituito invece da elementi grafici caratterizzanti.
La domanda che spesso mi viene posta è:
è preferibile registrare un marchio denominativo o un marchio figurativo?
La risposta è: occorre valutare caso per caso.
Quando registrare un marchio figurativo
In termini molto generali, se la parola che avete scelto come vostro marchio presenta un forte legame concettuale con il prodotto (o servizio) che sarà da esso contraddistinto (ad esempio: “gelato buono” per gelati) la scelta di un marchio verbale non appare la più consigliabile, in quanto il marchio potrebbe essere ritenuto descrittivo e non registrabile oppure, anche quando registrato, subire contestazioni perché non distintivo.
Attenzione, però: una parola descrittiva anche se stilizzata graficamente correrà ugualmente il rischio di ricevere contestazioni basate sulla carenza di carattere distintivo perché la stilizzazione grafica può non essere sufficiente a conferirgli la forza necessaria per diventare un marchio dotato di capacità distintiva.
Il discorso potrebbe cambiare aggiungendo alla parola elementi grafici originali, a loro volta privi di collegamento concettuale con il prodotto contraddistinto (ad esempio, non è distintiva la figura di una mucca se usata come marchio di una confezione di latte ma potrebbe esserlo, ad esempio, quando fosse usata come marchio di un gioiello).
Quando registrare un marchio denominativo
Se al contrario la parola è distintiva, può essere conveniente registrare un marchio verbale che vi garantirà una maggiore libertà nella sua utilizzazione, permettendovi di riprodurre il marchio con qualsiasi grafica e di variarla nel corso del tempo.
Sempre a condizione che la parola che costituisce il marchio sia sufficientemente distintiva, si può valutare l’eventualità di registrare sia il marchio denominativo che quello figurativo, magari perché da un lato si desidera avere maggiore libertà nell’uso della parola e dall’altra, però, si vuole proteggere mediante la forza della registrazione anche una particolare forma grafica.
Aspetti da considerare in fase di deposito nella scelta tra marchio verbale e marchio figurativo
- La caratterizzazione grafica è vincolante, nel senso che se registrate un nome con la grafica dovrete poi usare il nome con quella grafica;
- Se scegliete di registrare un marchio con dei colori, dovete sapere che in alcuni tipi di registrazioni (ad esempio, nel caso del marchio internazionale) si pagherà un supplemento di tasse perché il marchio è a colori;
- Se scegliete di registrare un marchio composto da parole ed elementi grafici, sarà consigliabile eseguire la ricerca di somiglianza sull’insieme del marchio e non solo sulle parole che lo costituiscono.
Gli elementi trattati sono solo alcuni tra i tanti che devono essere presi in considerazione prima di effettuare la registrazione di un marchio e per questa ragione è sempre consigliabile avvalersi dell’opinione di un esperto in materia di IP.
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