Difendere il marchio da obiezioni dell’Ufficio Marchi (il rifiuto provvisorio)

Un marchio, ancor prima di ottenere la registrazione, potrebbe aver bisogno di essere difeso. Può succedere quando la domanda di registrazione del marchio da voi inoltrata viene contestata dall’Ufficio Marchi.

In questo articolo vi presentiamo un quadro generale delle più comuni obiezioni, indicandovi quali azioni potrete attuare per difendere il vostro marchio.

Il rifiuto provvisorio alla registrazione di un marchio

La domanda di marchio potrebbe ricevere contestazioni da parte dell’Autorità Governativa (Ufficio marchi) preposta al suo esame, che potrebbe emettere un’azione ufficiale (conosciuta anche come “office action”, “rilievo”, “obiezione” o “rifiuto provvisorio”) concedendovi un termine (variabile a seconda dello Stato) per presentare una replica.

Non è così raro che l’autorità governativa sollevi una obiezione alla registrazione di un marchio; anzi, possiamo affermare che in alcuni Stati ciò costituisce la regola e coinvolge una percentuale che va ben oltre il 50% delle domande di marchio presentate.

I motivi di rifiuto alla registrazione di un marchio possono essere tanti e di natura molto diversa. Così, tra le varie, esistono:

Obiezioni che riguardano l’elenco prodotti del marchio

In questi casi si chiede che la definizione di uno o più prodotti e/o servizi indicati nella domanda di marchio sia modificata, ad esempio perché ritenuta “generica” oppure “troppo ampia”, “vaga” o “indeterminata”. La fase iniziale della scelta dei prodotti da tutelare è molto delicata, soprattutto perché gli uffici marchi nazionali dei vari Paesi possono adottare criteri di giudizio diversi, per cui non è detto che la definizione di un prodotto accettata dall’ufficio marchi italiano (UIBM) lo sia anche da quello degli Stati Uniti.

Come difendersi

Rivolgetevi al  vostro consulente di fiducia che potrà assistervi nella scelta delle definizioni da proporre, così da minimizzare i rischi di ricevere un’obiezione.

Obiezioni alla registrazione perché il marchio non soddisfa il requisito di novità

Alcuni uffici marchi effettuano l’esame di novità del marchio, di conseguenza possono emettere azioni ufficiali basate sull’esistenza di marchi anteriori identici e/o simili al segno proposto.

Come difendersi

In questi casi sarà importante non solo depositare una memoria di replica articolata, ma anche valutare con il vostro consulente di fiducia la strategia da seguire per salvaguardare i vostri diritti, che, ad esempio, potrebbe consistere nella richiesta di una lettera di consenso al titolare del marchio anteriore (negli ordinamenti in cui ciò è ammesso), oppure in una azione nei confronti del titolare del marchio anteriore.

Obiezione al marchio perché descrittivo

Altro motivo di rifiuto può essere legato al carattere descrittivo del vostro marchio che ne determina la non registrabilità.

Come difendersi

In questo caso potrebbe essere utile valutare assieme al vostro consulente di fiducia se ricorrono i presupposti per invocare a vostro favore l’acquisto del secondary meaning. Il vostro consulente vi informerà su numero, quantità e qualità delle prove da raccogliere per dimostrare l’avvenuta acquisizione del carattere distintivo.

Non è possibile elencare nel dettaglio tutte le tipologie di obiezioni, perché sono numerose e in alcuni casi e talora diverse a seconda dell’ufficio marchi coinvolto. Il nostro suggerimento è di farvi assistere da un consulente di fiducia sin dal momento del deposito della domanda di registrazione, sia per minimizzare i rischi di ricevere un’obiezione sia per avere un referente immediatamente operativo l’obiezione dovesse essere emessa.

Come azione a difesa del marchio, lo Studio dell’Avv. Eva Troiani può offrire il suo supporto nella valutazione delle motivazioni poste a base dell’azione ufficiale, fornendovi un parere circa le chance di successo di superamento dell’obiezione ed assistendovi, inoltre, nella fase di deposito della memoria di difesa del vostro marchio.