Marchi in Vietnam: “Voglio superare il rifiuto!”

Un marchio è oggetto di proprietà intellettuale e parte della proprietà immateriale. È uno dei prodotti creati dall’intelligenza umana attraverso attività creative nei campi della vita sociale.

Come asset, il marchio può essere commercializzato in vari modi, come contributo in conto capitale, con un contratto di licenza o con accordo di franchising.

A tal fine, la registrazione di un marchio nell’ambito di una procedura legale è una necessità da perseguire, che è quella di stabilire diritti legali sul marchio e può quindi offrire un considerevole livello di protezione legale contro i tentativi di contraffazione.

Se il tuo marchio viene concesso in Vietnam ed un certificato di registrazione è emesso, il tuo marchio diventerà “registrato”, il che ti concede i diritti di protezione legale sul marchio.

Ma cosa succede se la tua domanda di marchio viene rifiutata dall’Ufficio Marchi del Vietnam? Questo è il dilemma.

1. Puoi abbandonare la tua domanda non presentando alcuna risposta contro il rifiuto sollevato dall’Ufficio Marchi del Vietnam, al fine di risparmiare tempo, costi ed energie che dovrebbero essere spesi nelle fasi successive. Puoi fare altri investimenti per creare un nuovo marchio da registrare in Vietnam, al posto del precedente.
2. Puoi presentare una risposta contro il rifiuto dell’ufficio marchi del Vietnam e intraprendere qualsiasi ulteriore azione per difendere i tuoi diritti.

Pensando al vostro “Voglio superare il rifiuto”, dovete cercare i modi per risolvere la questione.

In un rifiuto sollevato dall’Ufficio Marchi del Vietnam, un marchio pendente (il “Marchio Rifiutato”) viene per lo più rigettato a causa del rischio di confusione con un marchio anteriore (il “Marchio Precedente”), ai sensi dell’articolo 74.2 della Legge di Proprietà Intellettuale del Vietnam. Questo articolo dispone quanto segue:

“2. Un marchio sarà ritenuto non distintivo se si tratta di un segno che rientra in una delle seguenti categorie: [ … ] e) Un segno che è identico o confondibilmente simile al marchio registrato di un’altra organizzazione o individuo in relazione a prodotti o servizi identici o simili sulla base di una domanda di registrazione avente una data di deposito o una data di priorità anteriore, a seconda dei casi, comprese le domande depositate ai sensi dei trattati internazionali dei quali la Repubblica Socialista del Vietnam è parte, ad eccezione dei casi in cui tale registrazione di marchio è cessata secondo il disposto dell’articolo 95.1d(¹) o invalidata secondo la previsione dell’articolo 96(²) secondo le procedure specificate nell’Articolo 117.3b della Legge”.

Nel tentativo di superare il rifiuto, puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Ragionare sulle differenze tra il Marchio Rifiutato e il Marchio Anteriore;
2. Cercare di ottenere una Lettera di Consenso dal titolare del Marchio Anteriore;
3.  Presentare contro il Marchio Anteriore una azione di annullamento per non-uso in Vietnam per cinque anni consecutivi;
4. Negoziare una cessione del Marchio Anteriore.

Nella prima opzione, la valutazione dovrebbe essere focalizzata su aspetto, pronuncia, connotazione e origine del Marchio Rifiutato rispetto al Marchio Anteriore. Inoltre, dovrebbe essere effettuata anche una comparazione tra gli elenchi di prodotti/servizi dei due marchi. Una differenza o non somiglianza nella lista dei prodotti/servizi potrebbe in qualche modo salvare il Marchio Rifiutato.

Se le argomentazioni non sono accolte dall’Ufficio Marchi del Vietnam, verrà emessa una decisione di rifiuto. In base a quanto disposto dalla legislazione vietnamita, il titolare del Marchio Rifiutato può presentare un appello contro tale decisione. Attraverso il ricorso, il titolare del Marchio Rifiutato è tenuto a dimostrare che la decisione non è conforme alle leggi applicabili.

In caso di mancato accoglimento del ricorso, l’Ufficio marchi del Vietnam confermerà la decisione di rifiuto del marchio. Qualora si desideri proseguire, si potrà presentare ricorso al Ministero della Scienza e della Tecnologia (MoST), un ente governativo di grado superiore in materia di IP in Vietnam, oppure iniziare una causa di fronte ad un tribunale.

Nella seconda opzione, potresti considerare l’eventualità di ottenere una Lettera di Consenso (LoC) dal titolare del Marchio Anteriore, nella quale questi affermi di non opporsi alla registrazione e all’uso del Marchio Rifiutato in Vietnam. Attraverso l’ottenimento di tale LoC, puoi avere la chance di ottenere la protezione in Vietnam. Ad ogni modo, come osservazione a margine, una LoC può essere accettata caso per caso, secondo la decisione dell’Ufficio Marchi del Vietnam. La ragione risiede nella preoccupazione di creare confusione nei consumatori a causa dell’esistenza di due marchi simili, sebbene vi sia assenza di conflitto tra i relativi titolari.

Nella terza opzione, puoi iniziare un’azione di annullamento del Marchio Anteriore basata sul non uso in Vietnam per cinque anni consecutivi. In base alla Legge del Vietnam, se un marchio registrato non è stato utilizzato per cinque (5) anni consecutivi o più, può essere contestato con un’azione di non uso da un soggetto terzo.
Gli step per iniziare un’azione di cancellazione basata sul non uso contro un marchio registrato in Vietnam sono i seguenti:

Step 1: Condurre un’investigazione di non uso del Marchio Anteriore in Vietnam

Per iniziare un’azione di decadenza per non uso nei confronti di un marchio registrato, è necessario fornire prove del mancato uso del marchio. Per dimostrare il non uso del marchio, puoi presentare una richiesta di indagine sull’uso o il non uso del Marchio Anteriore in Vietnam al Market Price Magazine (“MPM” – una pubblicazione del Ministero delle finanze del Vietnam) al fine di ottenere una conferma ufficiale circa lo stato di uso o di non uso.
Nella maggior parte dei casi, l’Ufficio Marchi del Vietnam accetta tale conferma come base per chiedere al titolare del marchio registrato di provare l’uso del proprio marchio in Vietnam al fine di superare la cancellazione, anche se la conferma sul mancato uso di un marchio registrato emessa da MPM non è considerata come fonte di informazione completa circa la mancata utilizzazione.

Se si riscontra tramite l’indagine che il Marchio Anteriore non è stato usato nel corso di cinque anni allora è possibile depositare all’Ufficio Marchi del Vietnam un’azione di annullamento del Marchio Anteriore basata sui risultati dell’indagine svolta da MPM circa il suo mancato utilizzo.

Step 2: Deposito di una richiesta di annullamento del Marchio Anteriore

Una richiesta di annullamento del Marchio Anteriore dovrebbe essere depositata all’Ufficio Marchi del Vietnam assieme ai risultati investigativi di MPM circa il non uso del Marchio Anteriore, che funge da documento di supporto per la richiesta di annullamento. L’Ufficio Marchi del Vietnam quindi notificherà al titolare del Marchio Anteriore l’annullamento e gli chiederà di fornire le prove d’uso contro l’invalidazione del marchio. Una volta che eventuali pareri e prove d’uso del Marchio Anteriore siano state presentate dal titolare del Marchio Anteriore, il richiedente l’annullamento avrà la possibilità di presentare argomentazioni contrarie. Dopo aver esaminato le argomentazioni e le prove depositate, l’Ufficio Marchi del Vietnam emetterà e pubblicherà la sua decisione sul caso.

Nella quarta opzione, puoi considerare di negoziare per ottenere la cessione del Marchio Anteriore. Se la cessione si conclude con successo, puoi superare il rifiuto ed ottenere di conseguenza un certificato di registrazione del marchio in Vietnam. E’ interessante notare come la terza e la quarta opzione possano essere percorse simultaneamente per rendere in qualche modo più efficace la quarta. Nello specifico, una richiesta di annullamento del Marchio Anteriore, una volta che sia stata presentata all’Ufficio Marchi del Vietnam, può esercitare una certa pressione sul titolare del Marchio Anteriore. Pertanto, la possibilità di successo nella trattativa per l’acquisto del Marchio Anteriore dal suo titolare diventa più alta.

In poche parole, mentre la registrazione del marchio è ovviamente fondamentale per promuovere l’innovazione e impedire a terzi l’uso non autorizzato del marchio, ottenere tale registrazione può essere un viaggio impegnativo che richiede sufficiente saggezza, tenacia e pazienza.

Nel corso del viaggio, hai ha disposizione varie opzioni per proteggere il tuo marchio e difendere i tuoi diritti. Soprattutto, dovresti scegliere lucidamente l’opzione giusta e combinare in modo flessibile le varie opzioni per aumentare le chance di successo di superare un rifiuto sollevato dall’Ufficio Marchi del Vietnam.

(1) “Articolo 95. Cessazione della validità di protezione dei titoli
1. La validità di protezione di un titolo cesserà in tutto o in parte nei seguenti casi:
…
d) Il marchio non è stato usato dal titolare o dal licenziatario del titolare senza giustificato motivo per cinque anni consecutivi prima della richiesta di cessazione della validità, tranne il caso in cui l’uso sia iniziato o ripreso almeno tre (3) mesi prima della richiesta di cessazione;

(2) “Article 96. Invalidazione della protezione dei titoli
1. La protezione di un titolo sarà interamente invalidata nei seguenti casi:
a) La domanda è depositata in malafede;
b) la domanda è depositata in modo contrario alle norme sul controllo di sicurezza delle invenzioni previste dall’art.89 bis della presente legge;
c) L’invenzione è creata direttamente da una risorsa genetica o da una conoscenza tradizionale su una risorsa genetica ma la domanda di registrazione non rivela o non rivela accuratamente l’origine della risorsa genetica o della conoscenza tradizionale sulla risorsa genetica
…”