Marchi geografici descrittivi

L’articolo 7, comma 1 lettera b) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea n. 2017/1001 dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi.

In base alla lettera c) del medesimo articolo 7, sono inclusi nella categoria dei marchi privi di carattere distintivo

“i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

L’interpretazione di tale articolo da parte della giurisprudenza dell’Unione Europea aiuta a comprendere quando un marchio costituito da un nome geografico debba ritenersi descrittivo.

Risultano utili, in particolare, alcuni punti della sentenza Cloppenburg del 25.10.2005, T-379/03.

Descrittività geografica nel marchio dell’Unione Europea

In tale sentenza i giudici hanno sostenuto l’esistenza di un:

“generale interesse a preservare la disponibilità dei nomi geografici, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi di cui trattasi, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi”
(Sentenza del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI, T-379/03, punto 33).

• Nella sentenza Cloppenburg è inoltre ribadito il principio che non sono registrabili come marchi geografici quei nomi che indicano luoghi specifici già noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, così come è esclusa

“la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch’essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi” (sentenza Cloppenburg, punto 34).

• Viceversa, l’articolo 7 del Regolamento Comunitario non vieta la registrazione di nomi geografici che non siano conosciuti negli ambienti interessati, così come consente la registrazione di

“Quei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo o che essa vi sia concepita” (sentenza Cloppenburg, punto 36).

• In base a quanto sopra, i giudici concludono osservando che

“la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere svolta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e, d’altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento” (sentenza Cloppenburg, punto 37).

Prima di tutto occorre stabilire se il nome geografico sia noto negli ambienti interessati come designazione di un luogo. In secondo luogo, è necessario stabilire se tale nome presenti attualmente, presso le persone degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti o servizi di interesse o anche che sia ragionevole presumere che il pubblico possa instaurare un collegamento tra il nome e la categoria di prodotti o di servizi in questione.

“Nell’effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico, nonché le caratteristiche del luogo designato da quest’ultimo e della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi” (Cloppenburg, punto 38).

Anche qualora il pubblico pertinente riconosca il nome come indicazione di un determinato luogo geografico, ciò non significa automaticamente che la registrazione di tale nome come marchio debba essere respinta.

A questo proposito i giudici osservano che:

“Per esaminare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui trattasi, occorre tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura dei prodotti o dei servizi designati, la reputazione più o meno grande, in particolare nel settore economico di cui trattasi, del luogo geografico considerato e la conoscenza più o meno grande che ne ha il pubblico interessato, le consuetudini nel settore di attività considerato e la questione in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi in parola possa essere pertinente, agli occhi dei settori interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi in questione”. (Cloppenburg, 49).